9907月號 道 法 法 訊 (219)

DEEP & FAR

 

 

 

核准後更正申請專利範圍 (五)

 

蔡清福 律師

· 交大航技系輪機組畢業

· 輪機高考及格

· 輪機甲種特考及格

· 台大法律系畢業

· 律師高考及格

· 東吳法碩甲組碩士

· 創立道法法律事務所

 

 

 

        有關歐洲之專利實務,根據歐洲專利法規EPC 2000105(b)之規定:(1)歐洲專

利局應審查所請求專利之限縮或撤回是否符合限縮或撤回歐洲專利之實施細則相關規定

;(2)若歐洲專利局認限縮或撤回歐洲專利之請求符合此等規定,該局應據該細則規

定准於限縮或撤回該專利,否則應該駁回請求;(3)限縮或撤回歐洲專利之決定效力

及於亦授予該專利權之其他歐洲締約國。該決定效力於歐洲專利公報所公佈之日起生效

。申言之,根據EPC 2000105(b)之規定,專利權人可因應該專利申請時已存在習知

技術之發現而請求專利權限縮或撤回。且專利權人依EPC 2000105(b)所為專利更正

之請求,乃一行政程序,亦即但歐洲專利局認專利權人限縮或撤回專利權之請求符合專

利法相關規範,專利局應依法准予專利權之限縮或撤回。於本件訴訟期間,筆者亦曾函

詢歐洲專利代理人有關歐洲專利之更正實務,經其回答:EPC 2000105b條中關於「限

縮(limitation)」一詞之解釋係指縮減請求項所界定之範圍,故將說明書中已揭露之額

外技術特徵附加至原請求項以縮減原請求項之申請專利範圍,當然係屬請求項範圍之縮

限,且該更正後之範圍並不會超出原說明書所揭露之範圍(因更正內容係來自原說明書

所載之內容)。故歐洲專利實務同樣亦無排除原說明書中已揭露而原請求項未記載技術

內容之更正請求。

        至於德國相關專利更正之實務,根據德國專利法第22條準用212)條及德國專利

法第64條之規定,專利權人得因應專利舉發或因應先前技術之發現而請求修正(限縮)

專利請求項所保護之範圍。依德國代理人之解釋,限縮所主張專利之保護範圍必須縮減

,且其範圍不應該超出原說明書所揭露之範圍。詳言之,當將說明書中某特定技術特徵

附加於請求項中作為專利限縮之技術特徵時,必須滿足:原請求項所請求標的之教示範

圍經更正後必須限縮至一較小之教示範圍(亦即必須限縮原請求項之範圍),且所加入

限定之技術特徵必須屬於原請求標的之內容(亦即必須不實質變更原請求項所載之內容

)。換言之,欲單純增加一說明書已揭載之元件至原申請專利範圍中之專利核准後更正,

通常不致發生實質變更原請求項所載內容之情事。

        有關美國專利核准後之更正實務,悉見於美國專利法第251條之再發證(reissue

制度,其許專利權人於專利權期間,如有申請專利範圍太小、專利權範圍太大、或說明

書內有明顯錯誤之情事者,提出再發證申請,然擴張專利範圍之請求僅限於領證後兩年

內提出之。但限縮專利範圍則可於專利權任何時期提出。換言之,美國專利之再發證制

度許專利權人於專利說明書原揭露內容中,提出或擴大(核准後兩年內)或減縮或新請

求項而請求專利機關進行審查。準此,美國專利制度當然准許專利權人就原說明書已揭

露、但請求項未記載之技術方案加入於原申請專利範圍,或形成新申請專利範圍,而提

出再發證之請求。申言之,如領證後尚未滿兩年,再發證之請求尚可抽出申請專利範圍

之元件以擴大範圍,或另行架構而形成新申請專利範圍。不許由說明書抽出新技術特徵

而限縮請求項之情事,當為任何美國代理人所未嘗聽聞或所難想像者也。

   就此,吾人宜注意:以上諸外國之更正實務皆未限於申請專利範圍既有元件之補充
敘述。詳言之,但得自說明書中直接且無歧異抽出而為某申請專利範圍元件之增列者,
即屬請求範圍之縮減,而皆屬可准者,此顯與目今我實務有間。申言之,縱98年度行
專訴字第45號之判決已為不合理之我國專利實務突破一導向合理與合情之合法之路,
然此一開口僅為申請專利範圍中既有元件之補充敘述鑿出一條通路。至於是否有此一判
決之啟發後,於申請更正之際,可自說明書中直接且無歧異抽出之技術特徵是否得資為
某申請專利範圍全新元件之增列,尚待智慧局之實務踐行以為驗證。並非筆者於中華民
國無信心,而係本於與智慧局交手近三十年經驗,無敢有樂觀之預期。如下次就此種全
新元件之增列而再度戰於智慧財產法院,未矧智慧法院是否為我國智權實務之進展再扮
推手?
    事實上,根據呂茂昌技審官於智慧法院之陳明,早期智慧局曾有申請更正時,附加
式不許(自說明書抽出全新元件而附加於申請專利範圍中)、詳述式可准(請參98
度行專訴字第45號之判決中引用審查基準第二篇第6章第2.3.1節第(6)請求項之技術特
徵置換為發明說明中就該技術特徵本身所記載之整體詳細描述)之內部實務。未知是否
出因內部傳承有失,抑或較有經驗之審查員借調至智慧法院充任技審官,致系爭專利之
此一爭論尚須勞駕智慧法院予以拍板,使人民權益之確保遭受某程度之威脅。姑不論此
一公案,我國專利實務之進展,本諸前述析論,猶待努力,應無異議。