9907月號 道 法 法 訊 (219)

DEEP & FAR

 

 

美國商標法
Lanham Trademark Act of 1946
實施後第五十六年

 

柯維佳 法務專員

. 政治大學法律學系

.

 

 

作者:David J. KeraTheodore H. Davis, Jr.

 

第二部分  多方當事人的案件

A. 聯邦巡迴上訴法院

2. 淡化

a未發現淡化

在上訴到聯邦巡迴法院的過程中, 事業並未挑戰其商標在 1990年代晚期並不著名

的判決或就此問題的一事不再理準則。事業爭執的是被Advantage 在有限的地理區域使

用在先並不會妨礙在異議中主張淡化,而商標訴願暨上訴委員會必須考慮是否從1990

代晚期其商標已達著名。聯邦巡迴法院否決了該爭執,同時推斷出任何使用在先,縱使

是在有限的地理區域,依商標法第1125(c) 條可以優先於法院的強制令,因此妨阻以商

標法第1063條為基礎之異議的淡化主張。

商標法並在沒有淡化情事下允許同時使用註冊的規定。當商標法在1999年修正,而

增加了淡化做為異議的基礎,同時也修訂了第 1052條以明文:依同時使用的規定提出

之在訴訟中,不應考量淡化。法規規定,依商標法第1125(c) 條,商標在使用時可能會

造成淡化者,得僅依其係依照商標法第1063條所提出之程序而被拒絕註冊。第1063條並

未規定同時使用註冊。

    因為當據宣稱的著名商標於任何被控訴侵權的使用前,並未達到著名,依聯邦商標
淡化法可能沒有淡化,所以在這樣的情況下,將不能有根據淡化的異議。商標訴願暨上
訴委員會依州的淡化法規,恰當的駁回事業修正其異議以包含淡化主張的請求。商標法
修正案沒有依州的淡化法規增加淡化作為異議的理由。法規只規定商標法第1125(c)條以
淡化為基礎的異議。