99年07月號 道 法 法 訊 (219)

DEEP & FAR

 

 

 
美國商標法
（Lanham Trademark Act of 1946）
實施後第五十六年

 

柯維佳 法務專員

. 政治大學法律學系

.

 

 

作者：David J. Kera、Theodore H. Davis, Jr.

 

第二部分  多方當事人的案件

A. 聯邦巡迴上訴法院

2. 淡化

a未發現淡化

在上訴到聯邦巡迴法院的過程中, 事業並未挑戰其商標在 1990年代晚期並不著名

的判決或就此問題的一事不再理準則。事業爭執的是被Advantage 在有限的地理區域使

用在先並不會妨礙在異議中主張淡化，而商標訴願暨上訴委員會必須考慮是否從1990年

代晚期其商標已達著名。聯邦巡迴法院否決了該爭執，同時推斷出任何使用在先，縱使

是在有限的地理區域，依商標法第1125(c) 條可以優先於法院的強制令，因此妨阻以商

標法第1063條為基礎之異議的淡化主張。

商標法並在沒有淡化情事下允許同時使用註冊的規定。當商標法在1999年修正，而

增加了淡化做為異議的基礎，同時也修訂了第 1052條以明文：依同時使用的規定提出

之在訴訟中，不應考量淡化。法規規定，依商標法第1125(c) 條，商標在使用時可能會

造成淡化者，得僅依其係依照商標法第1063條所提出之程序而被拒絕註冊。第1063條並

未規定同時使用註冊。

    因為當據宣稱的著名商標於任何被控訴侵權的使用前，並未達到著名，依聯邦商標
淡化法可能沒有淡化，所以在這樣的情況下，將不能有根據淡化的異議。商標訴願暨上
訴委員會依州的淡化法規，恰當的駁回事業修正其異議以包含淡化主張的請求。商標法
修正案沒有依州的淡化法規增加淡化作為異議的理由。法規只規定商標法第1125(c)條以
淡化為基礎的異議。