99年09月號 道 法 法 訊 (221)

DEEP & FAR

 

 

注意於草擬專利申請案時的細節

 

 

蔡頌瑾 專利工程師

•交通大學生物科技系

•交通大學科技法律研究所碩士

 

 
 

（續上期）

但Floyd法官的裁決並非為申請專利範圍太廣（他確實有單獨地考慮不少於Biogen不充分的七個各別的主張）。現在我們有了這可怕的東西，以致於這樣一個裝飾品，如果它顯示出不能運作且熟知技藝人士無法輕易地明白該建議並不是該被追求的那一個，其可能對整個案件具致命性。

迄今為止，典型的充分僅要求有某些東西被充分地描述而落入申請專利範圍當中，而Biogen不充分性已要求申請專利範圍不該如此寬廣以至於涵蓋不關於該專利之教示的某些東西。可理解地，我們現在有第三個攻擊點，就是亦有某些東西落入申請專利範圍中而被不充分地描述，這是在對[2009] FSR 1的批註39中所被提出來的。但這確定是對Floyd法官的判決過於刻板的解讀嗎？說明書本身並沒有一個致命的重大缺失，而數個其他缺失的結合則具致命性，沿著死胡同有一指標真的是無關緊要的嗎？Zipher沒有對該判決的這些觀點提出上訴，所以我們將被這些疑問困住一段時間。

此時，我們不建議縮減說明書內容來避免提及上述已知但未被解答的問題或者來避免拋棄替代實施例。較佳為預先考慮實施的問題並建議可能的解決辦法，或解釋為何它們並不被認為是重要的。

當然，較佳的仍然為充實對這些問題的可能解決辦法及充實替代實施例。