10001月號 道 法 法 訊 (225)

DEEP & FAR

 

 

分析淡化主張之「合理」途徑:
真正商標淡化之三印記 (21)

William G. Barber原著

 

林明燕 法務專員

.東海大學法律系

 

 

V.                 形成一基於淡化印記之分析架構

A. 現存檢驗之問題

  1. Sweet要素」

                詳言之,其列出如下之要素:

     ….於考量因模糊造成淡化可能性時,[第二]巡迴法院清楚明確地表達:

(1)    商標近似性

(2)    商標所涵蓋之產品相類似性

(3)    消費者之老練世故

(4)    [被告]掠奪性意圖

(5)    老商標之名聲

(6)    新商標之名聲。

Sweet法官之架構係一澄清「反淡化分析混水」之英勇企圖,其大體上遺漏了商標。法院及時事評論家批判Sweet要素,部分因其較能供作混淆誤認可能性之證據,而非證明根本不同之淡化現象(註一)。例如,法官Sweet認定「商標所涵蓋產品之相類似性增加模糊可能性」,則「當新商標使用於實質地不同於原告產品之產品時,原告將因此更有建立模糊之困境 (註二)。」事實上,反其道而行可能是真的。被告產品越不相類似,消費者越可能認知其源自不同來源 (註三)。在侵權狀況下,消費者相信該等當事人產品來源相同;而淡化,消費者知所見之被告產品與原告產品來自不同來源,此現象越可能發生於產品較不相類似之際 (註四)。此為整個關鍵 - 稀釋使用讓消費者接觸與原告商標不同之使用,因而侵蝕商標作為獨特來源識別者之能力。淡化學說之目的 (至少依Schechter所設想者) 非係消費者混淆誤認之保護,而係消費者所關注商標獨特性 (及因此之銷售力) 之保護。

 

註一:之後,第二巡迴法院本身批判Sweet要素有「數缺陷」。

註二:新使用者涉及老商標商業範圍越近,越可能因近似商標之使用所導致之淡化。

註三:與新使用者相連結之商品或服務越遙遠,越可能造成淡化而非商標侵害。

註四:參Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc.案例,認定產品相類似性依FTDA係「完全無關」及「該法之主要適用情事,係所涉廣泛地不同商品」;有別於商標侵權,淡化之損害通常發生於消費者對於產品來源不生混淆誤認。