100年2月號 道 法 法 訊 (226)		DEEP & FAR
專利審查員希望你會做的五件事(續)	薛家鳳 專利工程師 • 淡江大學機械系 • 紐約州立大學機械工程碩士
2. 從一開始就規劃論點 專利和商標局的官員說，當回覆一份審查意見書時，專利代理人應精確且簡明的寫出其論點，特別是要指出所請求專利的發明為何具有新穎性，以及為何習知技藝的引證案並沒有揭露該專利請求項。 按照一位在電腦電纜單位的主管級專利審查員安德魯柯尼克先生所述，有時候律師們等到他們對審查意見提出上訴時，才呈現他們詳細的論點，然而審查員只能依據其眼前的事實進行評估。 他說“我曾經多次在案件審理過程中發現，代理人一直到上訴理由時才將他所有的論述理由提給我；然而，若他們早一點讓我知道這些，我們可能會有不同的結果” 柯尼克說，最常產生問題的議題就是一個所請求專利的發明是否為顯而易知，而且由於核准或駁回的決定往往歸結於細節，對代理人而言，很重要的是要清楚表達他們的立場。 他說“一個代理人的立場會被一些行話所隱藏，所以就不會是如它所該有的清晰”。 卡丁翰說：若他駁回了一申請案，他發現當代理人以簡要的解釋，答覆為何該主張專利的發明與據以核駁的前案，以及未供作核駁依據的其他所引證的前案之間有所不同，是有幫助的。