100年08月號 道 法 法 訊 (232)		DEEP & FAR
最高法院迴避商業方法專利問題(一) by Gottlieb, Rackman & Reisman, P.C.	潘養源 專利二組主任 •中正理工學院電機系 •政治大學企業管理碩士 •美國密西根大學工業及作業工程碩士/博士候選人
最高法院罕見裁定專利法議題，近日卻就針對商業方法專利之議題表達意見。特別的是，該法院裁定聯邦巡迴上訴法院所使用的測試-所謂的「機器或轉換」測試-僅提供一線索給一特定之商業方法是否可專利，且不是決定任何商業方法之可專利性的單一測試。結果，雖然一路上仍有一些未定義的陷阱，針對商業方法獲得專利機會仍舊是非常有可能的。 在法院審理中的特定專利申請(此處隨著發明人稱之為Bilski案)所主張方法的可專利性之狹窄議題上，最高法院認定在一特定市場避險之商業方法是不可專利的。詳言之，該法院的意見依賴於Bilski方法是針對一數學公式的認定，該法院認為該公式只不過是一抽象的觀念，因此是不能指向一可專利的標的(一般而言，自然法則、物理現象與抽象觀念是不可專利的)。然而，該法院的意見未包括用來區分限定於抽象觀念的標的與包括可專利內容之標的之任何測試。 該法院所未解決的更一般的問題，是決定商業方法可專利性的標準。一般而言，決定可專利性是一兩步驟的方法。步驟一是決定是否提呈該發明的方式使其適於可專利種類的名單。那些種類是方法、機器、製造與事物的新組合。步驟二是決定是否存在一發明，即，是否存在某物是新的，有用的，以及非顯而易見的。下級聯邦法院，特別是聯邦巡迴上訴法院已嚐試要形成一亮線測試用來在步驟一時決定一商業方法是否是可專利的。關於該點，Bilski專利申請的申請專利範圍之前被聯邦巡迴上訴法院核駁。該上訴法院基於所察覺到的最高法院的判例，採用一「機器或轉換」測試，此一測試被用於決定該Bilski發明是不可專利的，因其未涉及一機器的作業，亦未以某種方式轉換事物。