1018月號 道 法 法 訊 (244)

DEEP & FAR

 

美國發明法案(America Invents Act)
全面性專利改革現今被簽署成法律
James W. Brady, Jr., Jeremy A. Cubert, Ryan H. Flax,
 Charles E. Miller

 

 

林 忠 專利二組副主任

      清華大學工程與系統科學系

 

 

 

2. 先使用者權利(prior user rights)

35 U.S.C. §273下的先使用者權利之防禦,現在被擴張到包含所有專利,而非僅是針對商業方法的專利。被告必須藉由清楚且具說服力的證據來證明,在系爭專利最早主張的優先權日或具有35 U.S.C. §102(b)先前技術優惠期資格的被主張發明之最早公開揭露的至少一年前,他們在美國中商業上地使用了被主張的發明。35 U.S.C. §273(a)

藉由建立安全和功效來請求上市前許可(premarket approval)有資格成為商業使用(commercial use)”,有如在非營利的實驗室或實體中研究上的使用亦然。或許有點諷刺,為了維持商業使用的狀態,在非營利的實驗室或實體中的使用必須是為了持續且非商業的使用

除了隨著整個企業的移轉外,先使用者權利是個人且不可被移轉的。35 U.S.C. §273(e)(1)(B)。特別是,如果某大學提出對抗某個體的訴訟,則先使用者防禦不能由對抗該大學的該個體來主張,除非有聯邦許可撥款(federal grant monies)涉及到該被主張專利之付諸實行。請參閱 35 U.S.C. §273(e)(5)(A)。如果該使用是源自於該專利所有權人,或如果該商業使用被放棄,則該防禦也是不可使用的。35 U.S.C. §273(e)(5)(B)

先使用者權利可能是比35 U.S.C. §271(e)(1)下的安全港條款(safe harbor provisions)更為廣泛,但卻包含應該被小心顧慮到的一些例外。目前仍等著看是否先使用者權利的擴張將會在可得利用廣泛的安全港條款下,對生命科學專利(life sciences patents)領域中有實務上的衝擊。