1024月號 道 法 法 訊 (252)

DEEP & FAR

 

 

◎美國發明法案:轉讓後

 

蔡豐德 資深專利工程師

交通大學土木工程系

 

美國發明法案(“AIA”)之專利轉讓後條款將影響現在及未來專利再審查及訴訟策略

的景觀。以下為在AIA之新條款被實施後,新的美國專利及商標局(“USPTO”)程序之一

篇摘要的簡述。在2012916,新條款生效。

1.第三方發證前之提呈

AIA已改變關於第三方習知技藝之提呈到審查中的專利申請案之法規。依據該新

條款,任何第三方可以提呈,如果提呈者係以書面為之,而在一件專利申請案、任何專

利、公開的專利申請案或對該申請案審查之其他潛在性關聯之印刷刊物的紀錄中供審酌

及涵蓋。該提呈必須在早於由該局所發出之一核准通知的日期之前,或在申請案公開之

6個月後或該申請案在審查期間之首次駁回之日兩者之較晚者前發生。要發動該程序幾

乎沒有門檻。唯一要件係:習知技藝對該專利申請案之審查有“潛在性關聯”。然而,

該習知技藝之型式被侷限於專利、公開的專利申請案及其他印刷的刊物。

該提呈必須是書面的,並且提出各個提呈的文件之聲稱關聯之一份簡潔的描述,並

且必須包括由完成此類提呈者之一份聲明而證實:該提呈係符合專利法第112條而完

成。此條款在2012916對之前、現在或那日期之後的任何申請案皆有效。

2.核准後檢視

AIA已實施一種稱為核准後檢視之新的程序。該新的程序允許非一件專利擁有者
的個人得提出一份請求,以進行一種該專利之核准後檢視,俾依據專利法第102103
條之習知技藝以外者,而考慮為不可專利之理由。在一種核准後檢視之一位提出者可能
請求依據任何可被提出之關於該專利或任何請求項之無效理由,以因不可專利而撤銷一
份專利之一個或多個請求項。(待續)