1025月號 道 法 法 訊 (253)

DEEP & FAR

 

 

美國發明法最終規定:先申請主義

 

 

林曉杭 專利工程師

.慈濟大學公共衛生系學士

.杜蘭大學生物統計系碩士

 

 

依美國發明法,最具歷史性的轉變就是美國專利制度,從原本的先發明主義(first-to-invent)改為先申請主義(first-inventor-to-file)。在2013214日,美國專利商標局(USPTO)發布規範美國發明法案(AIA)的第3條所制定實施的最終規定先申請(FITF)規定。同時,美國專利商標局也發布了實施先申請(FITF)規定的審查基準。FITF最終規定已於2013316日生效。

 

美國發明法案(AIA)的第3條中的一些改變包含了如下:

 

l      公開使用、販售、要約銷售等,及公開發售等範圍定義,不再有地域限制;而是在世界各地進行這些活動皆可能構成先前使用技術。

l      為了先前使用技術之目的,美國專利和專利申請出版物,乃至指定美國(不分語言)專利合作條約出版物,都可自其申請日期起,作為先前技術,外國優先權日期如果符合之支持及其他要求,亦可。

l      有限的為期一年的寬限期仍然存在,但是專屬於發明者個人,而不及於第三方披露,儘管有一些例外。

l      在某些情況下,共同持有或聯合研究協議可以克服預期或是顯而易見的駁回,而過去的美國發明法案,只有顯而易見的駁回。

 

FITF最終規定修訂實務之規則,使與AIA相符並處理源自專利法修改的審查議題。最終規定及審查基準也回應了在20127月公佈所擬議規則的公眾評論。對於擬議規則的主要改變和美國專利商標局對所述最終規則條文的解釋將解釋如下。

 

提交國外優先權申請的認證副本時間期限

 

當一美國專利,或專利申請案自其國外優先權申請日期有先前使用技術影響時,國外申請的認證副本或是臨時副本必須在以下較晚者之時間內提交:依美國專利法第111a)條,自實際提交日期起四個月內或先前國外申請日起十六個月內。最終規定包含兩種例外。具體來說,符合以下條件即可不需要國外申請的認證副本:

 

1.      該優先權申請提交至參與的外國智慧財產局,或是該優先權申請的副本在隨後於參與的外國智慧財產局提出之申請案中提交而允許且在申請案候審期間,並在專利核准之前,美國專利商標局由其他已簽訂相互交換優先權證明之外國智慧財產局收到或取得該國外申請的副本;或

2.      自申請案實際提交日期起四個月內或先前國外申請日起十六個月內,兩日期較晚者前,該申請人提供原先國外申請之臨時副本,且於候審期間,且在專利核准之前,提交認證副本。

 

現今參與的外國智慧財產局有歐洲專利局、日本專利局、韓國專利局、以及世界智慧財產權組織。

 

最終規則也對於外國後審之認證副本之延後提交,提供一「正當理由」之例外。

 

主張優先權或於2013316日之前提交的申請之利益之非臨時申請案所須之聲明

 

一個「過渡期間」的申請案係指在2013316日當日或當日後,而主張較早提交且於該日之前之申請案(即國外、臨時、非臨時申請案、或是指定美國之國際申請案)的優先權或是其申請日期之利益。最終規則中,如過渡期間的申請案案件包含或曾於任何時候包含對有效申請日在2013316日當日或當日後之輩主張發明之請求,即需附上如此聲明。但是只要過渡期間的申請案不包含新的實質內容,如該過渡期間的申請案揭露有效申請日在2013316日當日或當日後之實質內容,則不需附上聲明。