102年7月號 道 法 法 訊 (255)

DEEP & FAR

 

 

 
申請專利範圍之撰寫（九十五）

 

蔡馭理 專利師

•臺灣大學電機學士

•臺灣大學電信工程研究所

 

 
 

§46-IV　方法界定產品申請專利範圍（Product-by-Process Claims）

 

1974年4月，專利商標局全面地修訂方法界定產品申請專利範圍實務。該局去除了此種申請專利範圍所被檢視的不利之處、吾人不可同時擁有正規申請專利範圍及方法界定產品申請專利範圍的規則、以及該等申請專利範圍在大部分情況應被限制在最多一項的理論。706.03(e)謂：

 

706.03(e) 方法界定產品

若明確，一物品可透過其製造方法被主張。In re Moeller, 1941 C.D. 316; 48 U.S.P.Q. 542; 28 C.C.P.A. 932; In re Luck, 177 U.S.P.Q. 523 (C.C.P.A. 1973); In re Steppan, 156 U.S.P.Q. 143 (C.C.P.A. 1967); and In re Pilkington, 162 U.S.P.Q. 145 (C.C.P.A. 1969).

當習用技術揭露一產品，其合理地似乎相同或些微不同於一方法界定產品申請專利範圍中主張的產品，基於法律第102條或103條任一者的核駁是適當的…。

申請人必須以方法界定產品的用語描述其產品的事實並不防止他提出變動範圍之申請專利範圍，Ex parte Pantzer and Feier, 176 U.S.P.Q. 141 (Board of Appeals, 1972)

 

基本上，這說明吾人任何想要之時，可提出方法界定產品申請專利範圍，其係依據強大的海關和專利上訴法院（C.C.P.A）在Pilkington案針對方法界定產品申請專利範圍中所提出的理論，該理論謂申請專利範圍應涵蓋"申請人視為其發明"者，誠如35 U.S.C. 第112條所明示，而非專利審查員所認為者。審查員的工作係確定吾人可瞭解申請專利範圍涵蓋什麼，於此情況下，申請專利範圍依112條係"特定的"且"獨特的"；即方法界定產品申請專利範圍鮮少是個問題。

        申請人想要提出多少申請專利範圍，以及多少不同類型的申請專利範圍係由來日第61節及62節提出的通則所涵蓋，而非任何針對方法界定產品的特別規則。

        因此，審查員應考量當被X方法製成時，該產品是否係新穎的，若果如此，則是否該新穎產品是否已是顯而易見。當然，一但形式的障礙已經通過，此僅為照本宣科地針對任何申請專利範圍之標準法定可專利性測試。

        然而，基本的原則仍存，即當由方法X製成時，該產品本身必須新穎且非顯而易見，而該方法X具可專利的事實對於該產品本身的可專利性並不重要。此符合了申請專利範圍被尋求的標的物的每個法定類別必須是新穎且非顯而易見的基本規則。

 

摘要：

一旦產品相對習用技術產品，具有新穎性且係非顯而易見的，方法界定產品申請專利範圍可被獲得。此為以其製成方法，而非以其結構或化學特性描述一產品或混合物或其元件的申請專利範圍。混合的申請專利範圍亦被允許，其以"正規產品"措詞方式定義一些特徵，以及一或多特徵以方法界定產品語言定義。隨申請人意志描述其所認為的發明，而無論何時他認為對一特定申請專利範圍有其必要或較好，他可以使用方法界定產品語言。