102年7月號 道 法 法 訊 (255) |
DEEP & FAR |
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支持要件下，補充資料的可接受性 (Acceptability of Additional Data for Support Requirement |
喻韜
專利工程師 •東華大學生命科學系 •清華大學結構生物與生物資訊所 •臺北科技大學電子工程學程 •台灣科技大學專利所 |
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背景與爭點 2010年X於日本專利局(以下簡稱為JPO)對專利所有權人花王公司在2009年所取得之一關於低鹽醬油的專利提出專利無效審判請求。JPO於2011年接受X所請，並作成該專利無效之判決，花王公司隨後在2011年向日本智慧財產高等法院(以下簡稱為IPHC)對於JPO之決定提起上訴並更正審判。 系爭專利更正後第一請求項如下： (A)
重量百分濃度百分之7到百分之9的鹽， (C)
重量百分濃度百分之0.05到百分之1的二鈉琥珀酸的自由琥珀酸。 本案主要爭點之ㄧ為，在支援要件下，補充資料是否可以被接受。IPHC對此爭點的回應如下所述。 首先，IPHC認為(1) 該發明欲解決之問題在提供了一種低鹽醬油而具有類似於一般醬油的鹹味，且降低了由過多的鉀所造成的怪味，(2)說明書實施例示明瞭(a)一低鹽醬油具有百分之8.11的鹽、百分之0.05的二鈉琥珀酸及百分之0.78到百分之3.91的鉀，以解決該問題，(b) 一低鹽醬油具有百分之7.04的鹽、百分之0.10的二鈉琥珀酸及百分之1.01到百分之4.16的鉀，以解決該問題，及(c) 一低鹽醬油具有百分之7.78到百分之7.63的鹽、百分之0.005到百分之0.2的二鈉琥珀酸及百分之1.01到百分之2.34的鉀， 以解決該問題，及(3)在該領域具有一般知識者由說明書所揭露者可體認到該問題可在接近鹽濃度的下限而解決。 進一步來說，IPHC認為花王公司在系爭專利的請後，提出兩組補充資料A及B，企圖補充說明何者可能導致接近二鈉琥珀酸的上限(A)及何者可能導致接近鹽的下限。 基於上述認定，IPHC判定透過將說明書中的實施例與說明書中的詳細解釋、及一般技術知識納入考量，該領域中具有通常知識者足以認知到在該被主張的整體申請範圍中該問題可以被解決，而且補充資料A及B僅確認了說明書揭露的內容或該領域中具有通常知識者所可能可以預期之效果，而且並非試圖在申請後補充超出說明書範圍的內容。 IPHC論結駁回X之上訴並維持JPO之原裁決。 對此判決的上訴並未於最高法院被提出，因此該判決目前為最終而且有拘束力之判決。 評析 在日本專利實務中，一般而言，補充資料用來彌補支持要件的缺陷是不被接受的。但就本案來看，如果補充資料是試圖確認說明書揭露的內容或該領域中具有通常知識者所可以預期的效果，補充資料應該是可以被接受的。 2012年12月，IPHC在專利領域作成包含上述兩判決在內的36個判決，並在6個案件中否決了先前的裁決。 |
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