102年9月號 道 法 法 訊 (257)

DEEP & FAR

 

 

 
 
資訊揭露聲明書                                   
                                    

 

吳佩玲 專利二組主任

．台灣大學農藝系學士

．台灣大學農藝所碩士

 

 

 
         

外國專利局引用的技藝

眾所皆知，美國專利商標局(此後稱為USPTO)要求任何美國專利申請人遵守37 CFR有關可能影響該申請案可專利性相關事實的揭露的規定。簡言之，在這些規定下，申請人有義務告知USPTO針對該申請案可專利性的資訊內容。此義務可以藉由向USPTO呈送符合37 CFR 1.98條規定的資訊揭露聲明書(此後稱為IDS)來達成。

對於典型美國申請人而言，此義務可能並不困難。他可能已知悉與其發明主題相關、且可以列入IDS的數件美國專利。

然而，對於來自美國以外國家的許多申請人來說，提出適當IDS可能有些困難。在典型的情況中，申請人通常會在其本國以及除了美國外的一個或多個其他國家提出對應申請案。在針對對應申請案發出官方審查意見書時，官方審查意見書將很可能引用非英語的先前技術刊物。在IDS呈送非英語刊物本身並不適當。

申請人在此情況會面對數個困難的選擇。就吾人觀點，最佳是(A)在IDS中提呈引用刊物的全文英文翻譯。以這樣的翻譯，申請人已遵守揭露的義務可以是無疑問的。

然而，全文翻譯可能是相當昂貴的，可採行的方式是確定是否有英語的對應申請案。

次佳的選擇是(B)呈送IDS中引用刊物的英文摘要。在摘要對於許多或是大部分情況可能是足夠時，摘要有可能未述及與申請人的發明有關的重要特徵。