美國最高法院Illinois
Tool Works判決評析
與權利金計算基礎之研究(4)
林金榮[1]
3. 包裹授權(Package Licenses) 聯合包裹授權(Joint
Package License)或搭售授權合約（Tying Agreements）
包裹授權(Package Licenses)或搭售授權合約（Tying Agreements），是一種要求被授授權人一同包裹購買專利或專利產品的授權態樣。一個或多個專利權人如將其多個專利打包成一專利池，並將此一專利池中的所有專利一併授權給光碟片廠商的授權模式，應就是屬於包裹授權(Package Licenses)，或是聯合包裹授權(Joint Package License)。例如，在美國最高法院1942年Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co.,(314
4. 延展性權利金（Reach-through royalty）
另外，在生技或製藥業界常見的「延展性權利金（Reach-through royalty）」，是否有不當擴張其權利金計算基礎? 一般專利收取授權金的計算基礎存在於最終產品，研究工具專利則有明顯不同。製藥產業相關的研究工具，其授權契約通常採用延展性權利金，係依據被授權人使用該項研究工具所得到的研發成果收取權利金。例如，運用自動化高速藥物篩選系統可快速發現具有活性的化合物，節省很多時間和人力。對於類似這種快速篩選的研究工具，專利權人與被授權人訂定授權契約，採用一次收取費用、或採用延展性權利金方式收取費用。被授權人如採用延展性權利金，等到被授權人將篩選所發現具有活性的化合物研發成為新藥上市後，依據該上市新藥作為權利金的計算基礎。專利權人認為這種授權金可真正反映出研究工具授權技術的價值，包括專利權人所需承擔無法篩選出任何適用化合物的風險。他們認為這種收取方式可讓資金有限的使用人先使用研究工具，並透過授權契約，一直等到使用人有了商業營收時才收取授權金。有些被授權人聲稱延展性權利金架構是一種專利權濫用的行為，因為這種授權金課予被授權人之權利金義務已超出研究工具專利的生命週期。不過美國法院目前見解以為仍肯認此授權方式之合法性，也就是並無違反美國專利法§271(d)(5)或是存有不正競爭的情事[3]。
1950年在Automatic Radio(Automatic Radio v. Hazeltine Research(339 U.S. 827))此案中，美國最高法院判決意旨以為，基於授權雙方的便利性，因而雙方同意擴張權利金的計算基礎或範圍，並無專利濫用情事。在授權合約中，Automatic Radio公司並不當然使用到所有的授權專利於其生產製造中，但不論有無使用到授權的專利，均必須支付權利金。其中理由並提到如果被授權人為了議價以獲得全部專利的授權，並同意以一次性lump sum費用或以所有銷售金額的成數作為權利金計算的基礎，則被授權人就不得以未使用專利作為逃避之付權利金的藉口。本案在美國最高法院判決中，判定如以被授權人的全部銷售金額作為權利金計算基礎之授權合約，其計算基礎並非迫於專利權人的專利權威脅所致，而是基於授權雙方的便利性，則該專利授權並無專利濫用情事。不過，美國最高法院Automatic Radio案件中，表示除非具有強迫性的包裹授權方屬於專利濫用，並表示必須以被授權人接受其他專利的授權或是強迫購買其他非相關專利產品，作為其包裹授權的授權條件，才有不當擴張了其權利金計算基礎的疑慮，才會有專利濫用之虞，如果雙方只是基於便利性合意進行包裹授權，並不會有專利濫用的問題。
另外，由Zenith案件中，美國最高法院判決也表示了，當授權條件如存有經濟上的不合理性，也會是法院判斷是否構成專利濫用，一個觀察的要點。美國最高法院在1971年Zenith Radio v. Hazeltine Research (401 U.S. 321)的判決中，判定專利權人堅持要求權利金以被授權人銷售金額之成數，作為權利金計算基礎，而不論被授權人是否用到該專利，或是曾否拒絕此授權方式而要求以實際使用做計算基礎，此一專利授權屬於專利濫用。美國最高法院特別於此判決意旨中(Holding)提出，所謂的專利濫用是基於專利權利的濫用，是利用了專利權來強加過廣的授權條件，而濫用超出了國家授予專利權範圍以外的權力。(待續)
[1]筆者為道法法律事務所智權法律顧問部門主持律師，美國華盛頓大學智慧財產權法碩士，中興大學物理系/法律碩士，東吳法律博士班。
[2] Pg 1240, Robert Patrick Merges and John Fitzgerald Duffy, Patent Law and Policy: Cases And Materials, Fourth Edition.
[3]國家衛生研究院編輯中心陳麗秋編譯，研究工具專利技術的授權金--延展性權利金。文中提及被授權人主張專利濫用的主張在Bayer v. Housey [