103年5月號 道 法 法 訊 (265)

DEEP & FAR

 

 

 
 
變遷至美國發明法案(三)

 

陳柔潔 專利一組副主任

．中興大學食品科學系

．台灣大學生物化學暨分子生物學所碩士

 
         

根據AIA的專利取得因此並非陌生的領域。習慣於在美國、歐洲或中國境內從事申請的從業人會發現其很多是熟悉的。此外，起草申請案的標準大部分維持不變；書面敘述及據以實施的要求相對於CREATE維持不變。雖然AIA的最佳態樣的要求已經產生了很大的爭議，本文仍然建議維持CREATE提出之最佳態樣。

 

B. 最佳態樣的要求

35 U.S.C. §112， AIA及CREATE均提出了“說明書...應該載明發明人所思及用以實行其發明的最佳態樣”(CREATE，加上強調)。該“最佳態樣” 的要求根據AIA仍然保留在法規中。然而，AIA規定“未能揭露最佳態樣不應該是一個專利的任何申請專利範圍被撤銷，或被認為無效或因而不可行使的基礎”。此外，主張臨時或非臨時申請案的國內優先權不再被禁止，即使該等優先權申請案沒有列舉最佳態樣。

 

從訴訟和優先權主張中移除最佳態樣已造成關於最佳態樣的要求之“死亡”的許多討論。但是最佳態樣的要求依然存在且在審查過程中是強制執行的。AIA的規定並不完全內部一致，每個申請案仍然被法律文字要求提出最佳態樣，但是沒有獲准後的處罰附加未能這麼做。此外，藉由“沒有隱瞞”取代明確揭露，最近的判例法明確解釋了該法規的清楚含義。萬一法官在某點猶疑於該法規的“應當載明”及判例法中發展的“沒有隱瞞手段”標準之間的變化，最佳態樣的改變可能產生。因此，本文建議根據CREATE繼續揭露最佳態樣以防法律改變。

 

 

                                                                      (待續)