1037月號 道 法 法 訊 (267)

DEEP & FAR

 

 

美國聯邦上訴巡迴法院PRINCO案聯席判決評析-基於權利金計算基礎與其不當擴張之論點(4)(本文曾發表於月旦法學201311月第222)

 

 

林金榮 律師

.中興物理/中興法律碩士

  美國華盛頓大學法律碩士

 

 

3. 本案分析

3.1 本案事實與分析

 3.1.1 2005Philips v. ITC美國聯邦巡迴上訴法院判決意見

  在美國聯邦巡迴上訴法院(二審法院)2005Philips v. ITC, 424 F .3d 1179的判決中, 法院見解認為在包裹授權的授權合約裡,縱使授權人擁有市場影響力,也必然構成美國專利法§271(d)(5)之專利濫用。此案事實中的授權人是在光碟片業界具有相當影響力的Philips公司,被授權人是光碟片廠商PRINCO(巨擘)等公司。

  本案背景專利為光碟片技術,Philips公司與SONY公司各自研發出兩種不同解決方案的RaaymakersLagadec專利,雙方為免互相競爭,共同協議了Philips公司技術作為光碟產業標準並成立Patent Pool,開始包裹授權給相關廠商。PRINCO公司後來因拒絕繼續支付Philips公司權利金,而遭到控告其出口美國的光碟產品侵犯其美國專利權,PRINCO公司則抗辯Philips公司以包裹授權方式行使其專利權,強迫被授權人須同時購買必要與非必要專利技術,屬於專利濫用。ITC當時判決中判定Philips公司的授權條件屬於專利濫用,因而其專利被宣告為Unenforceable的專利權。在接著的本案上訴審中,美國聯邦巡迴上訴法院推翻ITC意見,認為被授權人概括式獲得相關專利的全面授權,得減少技術使用者搜尋相關技術的交易成本,減少為其他廠商控告侵權的機率,因此包裹授權並非屬絕對之專利濫用,並發回ITC重新審理。ITC重審時表示,無證據顯示包裹授權內的專利相互屬於替代性技術,因此包裹授權並未構成水平價格操縱,Philips公司等並無專利濫用情事。PRINCO公司不服於是就本案向美國巡迴法院提起上訴。

  美國巡迴法院在Philips一案中,認為縱使授權人在相關市場擁有市場影響力,審查該授權人的包裹授權合約,是否構成美國專利法§271(d)(5)專利濫用,應採取合理正當性原則(reasonable approach rule)加以判斷,而非必然構成專利濫用的必然原則(per se rule)。該法院見解認為,如果係爭專利並無涉及非專利產品,專利濫用的必然性原則(per se rule)並不適用於專利與專利產品相結合的情形,至少係爭專利對於企圖妨礙市場競爭的正當化,並無加分的作用。該見解保留了相當的解釋空間,至少理論上必然性的分析表示了,專利權對於專利包裹授權或限制市場競爭的正當化,是具有加分作用的。於此2010年的聯席判決中,美國巡迴上訴法院判決認為,存在於Philips 公司與Sony公司專利權人間的平行合約,並無不當的擴張其專利權,也沒有妨礙競爭的情事發生,所以被授權人無法主張專利濫用抗辯。

法院在此聯席判決中特別指出,本案中被授權人主要爭執當專利權人進行授權業務時,幾個專利權人間透過平行共謀建立專利包裹,並私下協議限制被授權人取得其他抗衡的技術? Philips公司與Sony公司協議以Raaymakers專利作為產業標準,並利誘Sony公司資金以換取其放棄Lagadec專利的授權機會,使得Raaymakers技術凌駕於Lagadec的市場,是否應構成專利權濫用。本案判決明白指出美國最高法院過往有關專利濫用的判決,都是論究專利本身權利是否為不當擴張,但本案中並無發現Philips 公司不當擴張Raaymakers專利本身的權利範圍,反倒是本案法院歷次審理的主要爭點聚焦於專利權人間簽署的平行協議,限制SonyLagadec專利進行授權是否構成專利濫用,而與系爭Raaymakers專利無直接關連性,因此無法援引美國最高法院判決先例作為本案之支持論理。再者,在本案中,法院審視法律上專利濫用適用的過往,發現僅因專利權人涉及了某些不當的商業手段,即使該商業手段存有妨礙競爭的效果,也必然就構成了專利濫用。相反的,欲構成專利濫用,專利權人的不當商業手段,必須與專利權人利用專利權利緊密結合,以獲取超出專利授權範圍以外更寬廣的條件與排他權力。Philips運用權利金資助其他廠商,並非聯邦最高法院認定的專利濫用行為,因此無專利權濫用情事。PhilipsSony間限縮Lagadec專利發展的平行協議,即使有違反托拉斯法的疑慮,亦應由反托拉斯法予以處理,而非專利濫用之討論範疇。

美國巡迴上訴法院出爐此簡要見解後,就帶出了一個爭議問題,當專利授權人限制了被授權人取得其他相抗衡的技術授權,是否構成了專利濫用? 此種「附帶限制性(ancillary restraint) 效應,也就是參與聯合行為的廠商彼此間相互約束不與此一聯合研發合資事業的本身從事競爭,上訴法院表示應著重對於市場影響力和反競爭效果的評估,縱使個別來看或許會被認為是具有反壟斷的嫌疑,但如果從整體以觀卻只是在促成更大競爭效益之下的一個「附隨」或「附帶」效應,就不會被視為構成反壟斷。

法院表示被授權人Princo公司並無指出任何支持此類情形構成專利濫用的法院見解,而專利濫用的立法意旨也找不到支持的見解。這種專利權人間的合作並無不當擴張專利權力,因而也就不會落入美國最高法院與本院在專利濫用的理由之中。美國巡迴上訴法院表示在案件事實中,似未發現強迫被授權人接受未使用的專利,只是利用專利池手段與Sony公司專利合縱聯合,進而限制被授權人取得Sony公司的授權(而達到了Philips公司的專利授權的壟斷情事),但因Sony公司的專利從未在案件裡主張,所以法院因而斷定此案無專利濫用之適用。

有的說法認為,相對於個別授權,專利包裹授權可以降低授權成本,也可縮小專利授權的障礙及專利授權勒索的情事發生。  但實務上的操作往往會產生專利濫用或是防礙競爭的情形。當專利權人擺了一些非必要的專利,或是將非基本的專利在授權包裹中,並以接受包裹中的全部專利作為授權的條件,被授權人是否有權拒絕這些專利,即衍生了許多妨礙競爭或是限制創新的問題。

此聯席判決見解是否與美國最高法院就專利濫用的一貫解釋相符,不禁讓我們存疑? 我們不妨由前述美國最高法院在Automatic Radio案件中表示,包裹授權如果是以接受其他專利授權做為整個專利包裹授權的條件,則此包裹授權就構成了專利濫用。如以此見解的脈絡觀之,Philips公司的專利池的包裹授權方式,是否可判斷係以接受整個專利包裹中的所有專利作為專利授權條件,並放棄了其它可能競爭的技術專利,如肯定時,是否得以判斷Philips企圖擴張其權利金計算基礎,而有落進了美國最高法院在Automatic Radio案件中對於專利濫用判斷之虞。

其次,而Philips公司專利池中的專利或其專利光碟產品,是否在此光碟片相關市場具有一定市場影響力,應較無異論。