1044月號     (276)

DEEP & FAR

 

 

基於印度專利法之之揭露與實施要件(續)

劉偉德 專利工程師

.國立台灣大學電機工程研究所

 

由於寄望於撤銷IN774專利,Cipla 在其反訴中依據未遵守第8條而聲稱:在IN774專利的申請過程中,Roche公司並未揭露有關於實質上相同發明的美國專利 6900221申請案(IN507申請案的對應部分)。

在其答辯書中,Roche宣稱US221專利是一個涵蓋不同化合物的不同發明。

法院然而並未同意上述答辯而認定:專利權人不能在侵權訴訟中聲稱IN774專利涵蓋Erlotinib化合物之中多型物 B 樣式,同時在另一反訴案之中聲稱在可指向Erlotinib化合物之中多型物 B 樣式的所有其他專利不同於IN774專利。

尊敬的法院裁定:相較於IN774專利,US221專利涉及到"相同或實質上相同標的"。因此,Roche公司被要求遵守第 8 條的規定,需提供前案的相關資訊。

然而,法院並未逕行取消該項專利。

雖然尚不清楚法院的確切推論,以下因素可能導致這意外判決:

w1.專利權人所揭露的資訊而無相互重疊。

2.被告所持爭論的不一致性:Erlotinib化合物之中多型物 B 樣式在IN774專利的主張範圍之外(在侵權案),同時聲稱US221專利與IN774專利基本上相同。

3.雙方皆宣稱IN774專利迵異於IN507申請案,同時還聲稱IN774專利類似於IN507申請案。

在截至目前所列舉的案件之中,反映了以下特點:

(a)裁判機關對於專利權人部分未遵守法規,較為嚴格。

 (b)儘管一部分遵守法規,專利權人的雙重立場並不被認可地看待。