104年6月號 道 法 法 訊 （278）

DEEP & FAR

 

 

 
 
規範的義務：生技專利的負擔

 

朱珮柔 專利工程師

•      台灣大學農化系

•      台灣大學微生物與生化學研究所

 

 
 

實務上，這意味著申請人在申請一申請案時就預先考慮，他們是否想要從審查單位發出第一次溝通後超過24個月保留申請一分割案的可能性。由於數個理由，尤其是生物科技發明，申請人需要盡可能地延後申請一分割案的最終期限。生物科技發明的大多數（即抗體、胺基酸、寡聚核苷酸、蛋白質、及其用途）包含很多發明，且可能不符合歐洲專利公約（EPC）第82條的規定。生物科技新興公司，鑑於所涉及的費用，不能負擔每個發明申請一單一申請案，尤其是因在申請時，他們尚不知道哪一個發明是最有前途的且將會被發展。

因此，鑑於這些新規定，申請人被迫利用上述所提之第二方案：申請具有單一性的申請專利範圍以及包括一缸子有潛在另外發明的敘述的一母案。不具單一性的申請專利範圍則根據第36(1)(a)條規定提出主動分割。缺乏單一性於是在從審查單位發出之審查意見中第一次提出，啟動一新的24個月期間來申請一第二分割申請案。這裡所敘述的狀況似乎相當清楚。實務上，這意味著母案的申請專利範圍應被認為具單一性是重要的。在我們所處理的一特定案中與一審查員加強的書面與口頭討論顯示在歐洲專利局的審查員並非總是似乎知道這些新制度對生物科技新興公司的衝擊。對我的客戶而言，確定一待審的歐洲專利案的審查中的申請專利範圍具有單一性而在一假設的未來申請案中被給予得到一「第一次缺乏單一性」是重要的。在此特定案中，幸運地，審查員在面詢的最終承認該申請專利範圍組具有單一性。其甚至在書面溝通中被確認。