104年12月號 道 法 法 訊 (284)

DEEP & FAR

 

 

 
在專利審理暨訴願委員會中的多方審查：前十大清單（之九）

 

賴以斌 專利二組副主任

· 東吳大學微生物學系

· 中興大學分子生物研究所

 

 
 

6.門路（進階的）。雖多方再審查中的術語「多方（inter partes）」暗示著第三方請求人將參與程序，實際上 - 按法律且按規則 - 挑戰者的參與明顯地被限制在程序性及實體上重大的方面。例如，「不要說話，除非被首次提及」的規則禁止第三方請求人與審查員有任何接觸，除非在專利所有權人提出文件來回覆審查員的通知書之後的30天內以外。甚至，請求人被要求以書面方式遞交關於專利所有權人所遞交文件的任何所欲意見，以及專利所有權人申復所遞交文件之任何USPTO通知書。這導致了繞圈似的演出，其中請求人必須同時抗辯審查員是錯的，而且專利所有權人對審查員的誤解的申復本身也是錯誤的。這種由挑戰者的訊息遞交的門路及怪異時間點之不平衡並不見於IPR中。

7.和解（可能的）。普遍存在的和解可利用性是美國法律體系的一個重要特色，但它在多方再審查中特別地被遺漏。一旦啟動，不管第三方請求人及專利所有權人的期望為何，程序將無法停止。另一方面，就聲請人方面而言，在PTAB發佈最終書面決定之前，IPR審判可進行和解以及終止。PTAB是否將完全終止IPR，或者反而在沒有聲請人的持續出席下繼續發佈其最終書面決定，是取決於它距離發佈該決定有多接近。作為一般規定，雙方等待請求終止的時間越長，越可能變成PTAB發佈最終書面決定。一旦他們的爭論和解、假想PTAB將完全停止程序的一些專利所有權人就學到了深刻的教訓。

（待續）