1051月號 道 法 法 訊 (285)

DEEP & FAR

 

 

美國專利實務:核准後重審(PGR)程序

 

吳怡珊 專利二組副主任

· 台灣大學園藝學系

· 台灣大學植物科學研究所

 

 

PGR相對於EP 異議

可以發現PGR程序與歐洲異議之間在有關費用、期間、禁反言議題和識別揭露的主要差異:

*歐洲異議程序的費用(775)相較於PGR申請的$12,000及若PGR程序開始的額外$18,000,歐洲異議程序的費用要低得多。

*歐洲異議程序沒有隨附禁反言。異議程序通常在歐洲會員國的國家法院中與有效性程序並行。相對地,PGR程序自動中止任何挑戰有效性的隨後提出的民事訴訟,且對於該專利的一個先前提出的有效性挑戰會除去提出PGR聲請的資格。

*歐洲異議的期間通常較長,在發出最終判決(包含訴願)之前可能花費長達五年。PGR程序必須在程序開始的一年內(在有適當原因的情況下可延長6個月)發出最終決定,且上訴至美國聯邦巡迴上訴法院通常只增加大約10個月。

*歐洲異議程序可不具名申請,而PGR申請須要揭露聲請人和實質利益關係人。

當處理全球專利組合並在討論會中決定發動有效性挑戰時,缺乏禁反言、保持匿名的能力且低花費的歐洲異議程序必須與PGR程序中快速解決且更廣理由的挑戰和證據的能力相權衡。

20152月,USPTO報告曾有4PGR申請案被提出,其中2件已經和解。可能須要數年(因為更多專利在AIA之下核准且更多PGR程序走到最終書面判決)才能了解PGR程序是否會變成挑戰專利的受歡迎策略。同時,當嚴謹考慮禁反言議題,對於其他無效性訴訟,PGR應該被視為可行的選項,特別是當挑戰相較於先前技術或公開內容可基於較廣的理由;或當至關重要的是,相對迅速地決定無效性這件事。

(完)