1057月號 道 法 法 訊 (291)

DEEP & FAR

 

 

同一發明權利接續之法規()
 

蔡清福 律師

· 交大航技系輪機組畢業

· 輪機高考及格

· 輪機甲種特考及格

· 台大法律系畢業

· 律師高考及格

· 東吳法碩甲組碩士

· 創立道法法律事務所

 

 

 

       

()視為自始不存在之規定,對專利申請人極為不利,因其若選發明,則新型將被視為自始不存在,使得原先所受之保護落空;若選新型,則受保護期間縮短10年,如於新型保護期間受侵害,縱使該發明即將獲准專利,申請人只好犧牲發明專利較長之保護期間,此顯然與專利法鼓勵研發之旨相悖-技術程度較高的發明,卻被迫只能享有較短時間之保護」:此段說明已充分闡釋修正前條文之不當,本修正既欲除其不當以獲矯正之立法目的,卻又對該矯正立法目的設立不必要之同時聲明門檻,豈非故搬石頭以妨礙該立法目的之獲得?

()採取容許分別申請發明專利及新型專利的國家,包括德國、中國以及先前之韓國,對於先前取得之新型專利,均仍予以保護,至少是接續保護,我國專利法之規定在全世界併()無前例,且明顯違反權利信賴保護原則」:此段言語貌似力求痛改前非,則何必另設障礙以阻立法目的之達成?

()新型專利權,視為自始不存在之規定,將造成許多重大問題而無法解決。包括原先新型專利授權或讓與他人,權利金或價金是否必須返還?原先新型專利權人告他人專利侵害而獲得之賠償金,是否必須返還?被告是否可以提起再審之訴請求返還?爰有必要將現有第二項之「新型專利視為自始不存在」,改為「其新型專利權,自發明專利公告之日起,歸於消滅」,以接續權利並杜爭議」:如此論證及諄諄訴求,尚不足以勸諭吾人如此勤勉追求,而猶待乎不必要同時聲明之礙手礙腳乎?

既已論證如上,爰將前此所提問簡短作答如下,以結束本專欄題目:

ㄧ、條文之「相同創作」,顯係限於兩案間申請專利範圍相同者;

二、相同創作既有可同時申請發明與新型之例外,則於此例外下,法律容許一案可兩准之例外,本無關係,因所有公眾皆已被推定知悉前述智慧局之嚴謹論證,故僅須於法律條文宣告:縱ㄧ案兩准或獲兩專利,然專利權人僅能擇ㄧ行使權利,豈非簡單易行?自便便人?

三、如必欲固守ㄧ發明於此例外情事,法律規定如申請人未事先聲明,則智慧局將視同申請人希望自發明公告日起,新型專利權失其效力,豈非自便便人?蓋此乃人心之所恆同然也;

四、既然法律條文有所缺失,則於修法改正前,宜自條文本身尋求暫時解套辦法,即將「申請人未分別聲明或屆期未擇一者,不予發明專利」此句條文暫時解釋為:如既未於申請時分別聲明,又於發明審查後,屆期未擇一,則使罹於法效;

五、前段所指兩情事,顯有輕重之別。至於是否適合併列,宜取決於所欲規範之法效。依前此之論證,因修法之目的在於改正修法前之缺失,故不宜再以法定或指定行為時間,加害修法之目的,而宜反向立法,即如不於行為時間行為,則使生修法之目的效果,始係進步之立法思維,亦方能滿足行政法上之比例原則;

六、智慧局欲展現其貼心行政舉措,宜於其他使人民有感之處為之,而無必要縱第一次通知限期擇一不為申請人所理會,仍苦口婆心於可得而准時,再次限期擇一。蓋如第一次擇一通知,並非神聖不可忤逆,則何苦為之