105年11月號 道 法 法 訊 (295)

DEEP & FAR

 

 

 
施行美國1946年蘭哈姆法(Lanham Act)
第61年

楊怡玲 法務專員

．東海大學法律學系學士

 
 

第二篇 一造案例

Jordan S. Weinstein

C.商標評審和上訴委員會

6. 地理欺罔性

a. 商標被認為是地理欺罔性

關於Beaverton食品公司

委員會維持拒絕 NAPA VALLEY MUSTARD COMPANY註冊，理由是其主要是地理描述性，判定這些商標沒有資格獲得在北美自由貿易協定(NAFTA)中的不溯既往條款，允許在前地理錯誤描述性商標的註冊。申請人提出用於芥末的NAPA VALLEY MUSTARD COMPANY商標申請。申請人承認其產品並非來自 California(加州)的Napa Valley(納帕谷)，因此審查委員基於地理欺罔性而拒絕該商標。申請人提出上訴，聲稱儘管其商標有地理欺罔性，但其有後天顯著性許其註冊。這種背景下，當North American Free Trade Agreement(北美自由貿易協定)頒布時，主要是地理欺罔性錯誤描述的商標被禁止註冊規定，儘管這些商標是在北美自由貿易協定通過之前因釋明後天顯著性而可註冊。然而，對北美自由貿易協定(NAFTA)之授權修正包含關於地理名詞的不溯既往條款(其係在使用或註冊先於北美自由貿易協定(NAFTA)於1993年12月8日生效之日)。

申請人宣稱，基於不溯既往條款，其商標有權註冊，因為該商標係在北美自由貿易協定(NAFTA)生效日之前，變成有顯著性。委員會駁回了這一論點，認為不溯既往條款是為了提供那些基於NAFTA制訂日前之第2條f項而於證明後天顯著性時可註冊商標一條註冊之路。但第2條f項明確指出，商標如有地理上的欺罔性，並因此基於第2條a項不能註冊，則基於第2條f項無資格註冊。因此，委員會認為，不溯既往條款例外僅適用於主要係地理錯誤描述商標，而不是地理欺罔性商標。

在審查證據和適用因素以確定地理欺罔性後，委員會維持拒絕註冊。