美國案例研析

106年9月號 道 法 法 訊 (305)

DEEP & FAR

美國案例研析（三）

蔡馭理 專利師

‧臺灣大學電機學士

‧臺灣大學電信工程研究所碩士

‧美國新罕布什大學法律學院智權法碩士

‧交通大學科技法律研究所

‧美國專利代理人考試及格

‧大陸專利代理人考試及格

案例三：Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 134 S. Ct. 2347 (2014)

本案法院認為涉案的請求項包含了抽象概念（一項與降低金融交易中之結算風險有關的技術）。而按照Mayo案發展出的35 U.S.C. §101的測試方法，涉案的請求項在抽象概念以外所增加的其他限制只是一些一般性的電腦元件(generic computer components)，這些元件並沒有辦法有意義地將抽象概念轉化成可專利的標的，而不過是撰寫上面的功夫(drafting effort)。因此涉案的請求項不具專利適格性。

在本案之後USPTO發布了“2014 interim guidance on patent subject matter eligibility”，其中包含了三個步驟：

步驟(1)：請求項是否指向方法、機器、製造物、或組合物(Is the claim directed to a process, machine, manufacture, or composition of matter)？若否，該請求項不具有專利適格性。若是，進入步驟(2)；

步驟(2)：請求項是否指向自然法則、物理現象、抽象概念任一類專利適格性之例外(Is the claim directed to a law of nature, a natural phenomenon, or an abstract idea)？若否，該請求項應具有專利適格性。若是，進入步驟(3)；

步驟(3)：決定元件或元件組合，是否足以讓該請求項轉化為「遠非」那些專利適格性之例外(Determine whether any element, or combination of elements, in the claim is sufficient to ensure that the claim amounts to significantly more than the judicial exception)？若否，該請求項不具有專利適格性。若是，該請求項應具有專利適格性。

步驟(2)中，與本案相關的是「抽象概念」。根據一份USPTO的內部訓練教材，其例子包括：基礎性的經濟實務(Fundamental economic practices)、組織人類活動的辦法(Certain methods of organizing human activities)、概念本身(Ideas, themselves)、數學關係或公式(Mathematical relationships/formulas)。

大部分情況（例如本案）法院的判決都會落在步驟(3) 「遠非」標準的判斷。根據同一份教材，在一些情況下可以判斷是否符合「遠非」標準：

可能符合significantly more標準

可能不符合significantly more標準

￭ 改良另一科技或技術領域(Improvements to another technology or technical fields)；

￭提升電腦本身性能(Improvements to the functioning of the computer itself)；

￭透過特定機器應用法定例外(Applying the judicial exception with, or by use of, a particular machine)；

￭ 將特定物件轉化至一個不同狀態或事物(Effecting a transformation or reduction of a particular article to a different state or thing) ；

￭加入特定的限制，且這些限制並非領域內習知、慣例、且傳統的，或者加入非傳統的步驟使請求項被限制到特定的有用應用(Adding a specific limitation other than what is well-understood, routine and conventional in the field, or adding unconventional steps that confine the claim to a particular useful application)

￭其他並非概括地將司法例外的用途連結到特定技術環境的有意義限制(Other meaningful limitations beyond generally linking the use of the judicial exception to a particular technological environment)

￭加入「應用」（或相類似的字眼）司法例外或僅僅只是在電腦上執行抽象概念的指令(Adding the words “apply it” (or an equivalent) with the judicial exception, or mere instructions to implement an abstract idea on a computer)；

￭ 僅僅只是加入業界先前已知的習知、慣例、且傳統的活動到司法例外，並以高度概括性描述，例如，一般性的電腦執行一般性的電腦功能(Simply appending well-understood, routine and conventional activities previously known to the industry, specified at a high level of generality, to the judicial exception, e.g., a generic computer to perform generic computer functions)；

￭加入沒有實質意義的解決方案以外的活動至司法例外，例如，僅僅只是資料蒐集(Adding insignificant extrasolution activity to the judicial exception, e.g., mere data gathering)；

￭概括地將司法例外的用途連結到特定技術環境或用途領域 (Generally linking the use of the judicial exception to a particular technological environment or field of use)

綜合前述，我有以下觀察：

1. 對於Diehr案、Mayo案、Alice案在此判斷流程下的運用：

案例	步驟(1)	步驟(2)	步驟(3)
Diehr案	是。方法專利。	是。抽象概念：根據一習知的數學公式，透過電腦控制溫度，使合成橡膠固化達到最佳。	是。改良另一科技或技術領域，即改良合成橡膠固化。將特定物件轉化至一個不同狀態或事物，即固化合成橡膠。
Mayo案	是。方法專利。	是。自然法則：人體代謝物水平與藥物劑量可能危害和無效之間關聯。	否。投藥、決定等步驟業界先前已知的習知、慣例、且傳統的活動。
Alice案	是。方法專利。	是。抽象概念：根據基礎性的經濟實務降低金融交易中之結算風險。	否。僅僅只是加入業界先前已知的習知、慣例、且傳統的一般性的電腦執行一般性的電腦功能。

2. 對於美國案例發展可能使35 U.S.C. § 101和 35 U.S.C. §§ 102-103的判斷界限變的模糊之問題：老師上次有提到此問題。我的想法是，在步驟(2)判斷一個請求項是否涉及自然法則或抽象概念時，自然而然的必須考慮一些公知的常識，否則如何確認？此外，在步驟(3)判斷一個請求項是否加入符合「遠非」標準的限制（通常這些限制並非領域內習知、慣例、且傳統的），這裡的標準可能是真正造成混淆的原因。我個人認為習知、慣例、且傳統，似乎可以用Alice案一直強調的撰寫上面的功夫(drafting effort)標準來加以替代。因為假如是一個專利工程師不用特別高深的技術知識或反覆實驗，純粹以紙上談兵的方式就可以輕易加入到請求項的話，就很難通過專利適格性的考驗。也就是說，在判斷35 U.S.C. § 101的習知、慣例、且傳統的標準是達到所屬技術領域具有通常知識者一望即知的程度，和35 U.S.C. §§ 102-103通常需要找到確切的參考文獻，在判斷上似乎可以做一些區分。

3. 專利適格性 v.s. 著作權概念與表達合併原則(The merger doctrine of idea and expression)：所謂概念與表達合併原則係指當概念與表達不可分辨(indistinguishable)、不可分離(inseparable)，或當表達特定之概念之方法僅有一種(only means)或極其有限(limited number of ways)時，則表達與概念合併，因此這種表達不能受著作權保護，否則將使註作權人實質上獨占此一概念。我覺得Alice案判決的理論基礎和著作權概念與表達合併原則有一定的相似之處。Alice案法院的判決可理解為對於專利權人在抽像概念（基礎性的經濟實務）上所附加的技術特徵（一般性的電腦），因為這種實施方式和抽像概念不可分離或屬於實現該抽像概念之有限方式之一，且這些技術特徵之外專利權人並沒有再加入其他有意義的限制，因此，若准予專利保護，將使專利權人實質上獨占此一抽象概念。