106年10月號 道 法 法 訊 (306)		DEEP & FAR
美國案例研析（四）	蔡馭理 專利師 •臺灣大學電機學士 •臺灣大學電信工程研究所碩士 •美國新罕布什大學法律學院智權法碩士 •交通大學科技法律研究所 •美國專利代理人考試及格 •大陸專利代理人考試及格
案例四：KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 127 S. Ct. 1727 (2007) 本案法院認為CAFA以嚴格方式(rigid manner)使用TSM來判斷非顯而易見性是錯誤的，一些未被明確揭露但隱含存在的內容(例如，技術本身顯然的用途、市場需求和已知的問題)應該被考量，尤其若區別技術特徵只是從有限的幾個已經被指認出來而且是可以預期的方法中加以選擇，而且可以合理的預期會得到成功的結果，更可證明該區別技術特徵只是習知技術的運用。其次，法院根據修正的判斷標準認為，雖然引證案Asano和Smith與其他引證案明確揭露的技術問題不同，但是從Smith與其他引證案所揭露電子油門技術本身隱含的內容可知，本領域具有市場的需求、已知的磨損問題等而有動機將機械油門改進成電子油門，並將感測器裝設在樞軸點。此外，Teleflex又未舉證存在Asano和Smith等無法結合的反教示(teach away)或輔助性判斷因素。因此，涉案專利請求項4是顯而易見的。 基於此案例，我有以下觀察： 1. 對於本案法院的非顯而易見性的判斷是否實質不同於既有的TSM：我認為事實上沒有實質的不同，本案法院只是認為CAFC使用TSM的方式過於嚴格。我覺得教示(Teaching)事實上可以解釋成「明確揭露」的內容（例如Asano解決恆定比例問題、Smith解決磨損問題）。暗示／建議(Suggestion)可以解釋成「隱含揭露」的內容（例如，Asano可調整的油門以及固定的樞軸點、Smith將機械油門改進成電子油門並將感測器裝設在樞軸點）。動機(Motivation)則是綜合教示和暗示的內容，判斷本領域具有通常知識者是否合理可預測地將引證案結合以得到涉案專利請求項的所有技術特徵。 從前述的分析可以發現，本案CAFC的錯誤可以看成是過於強調教示或明確揭露的內容而忽略了暗示或隱含揭露的內容。也因此，若澄清了此一癥結，本案最高法院對於非顯而易見性的比對方式，其實仍然並沒有脫離TSM的標準，只是在糾正CAFC適用TSM的方式或者只是採用一個比CAFC更寬鬆的方式適用TSM。 2. Obvious to try v.s. TSM：有論者提出本案獨立出了一個「明顯可試」(Obvious to try)的標準，其意義大致上是從有限的幾個已經被指認出來而且是可以預期的方法中加以選擇，而且可以合理的預期會得到成功的結果（choosing from a finite number of identified, predictable solutions, with a reasonable expectation of success）。然而，我認為所謂「被指認出來」和「教示」或「暗示」似乎區別不大。所謂「可以預期」和「動機」似乎也區別不大。因此，我認為Obvious to try實質上似乎不算是新的標準。 3. 對於對於非顯而易見性的判斷流程，我覺得可以下圖表示：