10612月號 道 法 法 訊 (308)

DEEP & FAR

 

 

  Cuozzo:IPRs萬歲(二)
作者:Tammy J. Dunn and Peter C. Schechter

錢理華 專利工程師

· 東海大學物理系學士

· 美國多麗都大學(University of Toledo)碩士(物理學)

· 美國多麗都大學(University of Toledo)博士(物理學)

 
 

B.     背景資料(續)

因此,PTAB的門檻判決(「機構決議」)對專利所有人及聲請人雙方都是關鍵性的,特g是有相當大的可能性至少某些(而且很可能是最廣泛的)被訴訟的請求項將被判無效。PTAB最近彙編的統計資料顯示:截至2016531日,988IPRs已一直進行到由PTAB審查且導致最終書面決議。在704個這些審查中,PTAB認定所有被訴訟的請求項不具有可專利性;在它們中的142個中,PTAB認定某些被訴訟的請求項不具有可專利性。考慮到利害關係,機構決議可能是兩造間整體解決戰略中的點。專利所有人冒著失去他們的專利的風險。同時,聲請人(其最常正在同時的地方法院訴訟中為他們自身辯護,以對抗其對該被挑戰的專利侵權的指控)冒著持續升高的法律費用、潛在的責任與長時間專利訴訟的所有其他下游負面效應的風險。

有如機構決議對牽涉IPR的兩造之關鍵,它仍然僅是一個初步的決議,且不可上訴審。1機構決議的可複審性(或其缺少)是在Cuozzo案中兩個終於引起最高法院注意的問題之

Cuozzo案中第二問題牽涉IPR的最渴求的特點之(至少對聲請人而言):在IPR中的專利請求項適用PTO的「最廣泛的合理解釋(BRI)」請求項解釋標準。在這個標準下,在IPR專利請求項被給予「按照其出現於其中的專利說明書,它的最廣泛的合理解釋」。2此為一開始決定專利應否發證時,PTO審查員所實施的相同標準。然而,它不同於地方法院使用的請求項解釋標準──其給予請求項「通常的意義…為本領域中具一般技藝者所了解的」之解釋。3因為比起地方法院請求項解釋標準,BRI標準經常產生較廣泛的請求項範圍,故無效宣告相應地相對容易。因此,有人擔心:在IPR中,由於這個不同標準,專利請求項過於容易被宣告無效。這些與類似的擔心激起Cuozzo案中向最高法院提出關於該第二問題的辯論。

 

135 U.S.C. 314(d)「局長根據本節之規定,對於是否進行一多方複審所作的決定,係最終且不可上訴的。」

237 C.F.R. §42.100(b)

3Phillips v. AWH, 415 F.3d at 1114