107年十一月號 道 法 法 訊 (319)		DEEP & FAR
在發送IP警告信(Cease and Desist Letter)之前的策略考量： 減少為確認訴訟辯護的風險	黃郁靜 資深專利工程師 •陽明大學物理治療系 •陽明大學生物藥學所

IV. 法院的競賽：預期性訴訟

即使C＆D信件滿足MedImmune的“實際爭議”要件，確認訴訟仍然可以被駁回，因為它被提出作為預期訴訟。法院通常遵循“先申請”原則，該原則規定：如果各方在不同的司法管轄區提起兩起訴訟，法院將駁回第二起提起的訴訟並繼續第一起提起的訴訟。然而，當第一次提起的訴訟被認為是預期性時，此一原則有一個重要的例外。當DJ訴訟是“回應於提供就截止日期及隨後法律訴訟的具體警告之訴訟直接威脅而提出時”，則該訴訟被視為是預期性。在Havas Worldwide New York, Inc. v. Lionsgate Ent'mt Inc.一案中，法院指出“當通知書通知被告提起訴訟之意圖、申請日及/或提出訴訟的特定法庭時，法院認為在行使自由裁量權時有利於第二起訴訟。雖然Havas一案中的C＆D信沒有指明訴訟將被提起的具體日期，但法院認定，確定訴訟將被提起的具體法院並傳達提起訴訟的明確意圖足以使第一起訴訟具有預期性。

因此，減輕必須在外國司法管轄區內為確認訴訟辯護的風險的一個有效策略是：如果侵權行為沒有停止，承諾在C＆D信之前提起訴訟的可能性，並在C＆D信中包括在具體日期於特定法院提起訴訟的明確意圖。這個“時間及地點”原則已被應用於商標及著作權侵權案件。然而，在專利案件中，聯邦巡迴法院認為，在某些情況下，即使信件設定了答覆的具體時間，後續訴訟可能不是預期性。這就是專利案件中專利權人傾向於提起訴訟而不是發送C＆D信的一個原因。