10911月號 道 法 法 訊 (343)

DEEP & FAR

 

 

智權說天道地 (三十)
 

蔡清福 律師

· 交大航技系輪機組畢業

· 輪機高考及格

· 輪機甲種特考及格

· 台大法律系畢業

· 律師高考及格

· 東吳法碩甲組碩士

· 創立道法法律事務所

 

 

 

一、去年1119日,加州上訴法院確認:只要專利沒有揭露使用之商業秘密之方法,配方專利就不會破壞其商業秘密地位。(Global Protein Products, Inc. v. Le (2019) 2019 Cal. App. LEXIS 1156) Kevin K. LeWest Coast AGLLC(“上訴人”,”L)對初審法院否決他們再次聲請廢棄永久禁令提起上訴,該禁令禁止上訴人獲取、揭露或使用由Global Protein Products, Inc.(“被上訴人”,G司)開發之商業秘密配方。

L等聲稱,當G司就所獲專利而對配方成分進行某些公開揭露時,這導致商業秘密中包含之資訊成為公共領域一部分,並消除了先存之商業秘密地位。

上訴法院雖同意以下法律一般性聲明,即“公開將摧毀商業秘密”,但在此情況下,不同意喪失商業秘密地位。此乃因就G司言,“商業秘密不限於所用成分之辨識;商業秘密乃包括處理生菜之專有配方與過程。”

專利與商業秘密之利益皆無法估量,但在你命中有緣之法律事務所幫助下,您可能不必因獲得其一之利益而犧牲他一之利益。

二、“亞馬遜發明專利中性評估程序”(“評估”)

此評估是自願而秘密者,其許美國專利權人得快速評估第三賣方在亞馬遜上所列潛在侵權產品(“被控產品”)有關之專利侵權主張。

當被控產品功能與您產品相似,但未與您商標一起使用或外觀與您產品不完全相同時,此評估最有用。是評估程序得能作為解決所有類型未經授權銷售有用之附加工具。

使用評估之關鍵是您必須擁有美國專利,其請求項涵蓋涉有問題產品。評估僅限於未過期美國;而不考慮商標、商業外觀、設計專利、非美國專利等。具有與產品相關並清楚而簡明撰就之請求項專利,以獲清晰而支持性說明書,俾提供清晰性與廣度,能在此程序中起最佳效用。鑑於專利權人可獲通報量有限,專利越簡潔,侵權論點就越簡潔,而評估人員認定專利權人很可能已證明侵權之可能性就越大,此則迫使被控產品被下架之關鍵。

總之,為請求評估,專利權人提交亞馬遜發明專利中立評估協議(“協議”),以許亞馬遜識別該專利與一請求項(請注意評估僅涉及一項“所主張專利”之請求項),以及被控產品。如被控產品物理上相同,則專利權人可在評估中包含多個亞馬遜標準標識號(ASINs)。然後,亞馬遜將協議發送給亞馬遜上每個被控產品賣方,並許每個賣方選擇參與評估,或將被控產品從亞馬遜市場中刪除。 賣家回復時間非常有限。

如賣方同意參加,那麼Amazon會根據所提供技術而從美國專利糾紛經驗豐富律師名單中選擇合適中立專利評估人(“評估人”)。在評估中,評估者針對被控產品審閱專利侵權主張。一旦選定,評估人將向專利權人和賣方收取美元$ 4,000費用。請注意,評估並非亞馬遜創收計劃;反之,亞馬遜是評估促進者。該費用旨在支付評估者時間。如專利權人在兩(2)週內未提供費用,則不會進行評估,並且賣方所提任何款項都將退還。如果賣方未提交4,000美元費用,評估人員將通知亞馬遜,而從亞馬遜刪除賣方之被控產品清單。亞馬遜不保留任何費用。評估結束時,獲勝者將退還其4,000美元費用。

評估純粹是一個書面說服活動-專利權人與賣方都向評估者提交書面論據及支持證據。專利權人開場理由與回復理由共20頁;賣方可有15頁回覆。提呈時程很快:從選定評估者之時起,專利權人有21天提交開場理由,賣方則有14天回應,專利權人之最後回復時間則有7天。請注意,在賣方回應中,唯一允許論點是:被控產品不侵權;系爭專利已被有管轄權法院、美國專利商標局或ITC宣佈為無效或不可執行;以及被控產品(或物理上相同產品)在系爭專利最早申請日前一年或更長時間已在銷售。因此,這些訴訟程序範圍有限且進展迅速。不允許進行發現(例如,供證、文件請求、交互質詢等),並且各方都不能在評估員面前舉行聽證會。

根據當事人有限之理由,在提交專利權人回復理由14天內,評估者應考慮/斟酌當事方所提交證據和論點,對專利是否可能涵蓋被控產品做出是/否決定。如果評估者得出被控產品可能包含在專利權利要求之結論,評估者將做出決定,而亞馬遜將盡速(但通常在收到決定10個工作日內)將其從市場中移除。如果評估人員得出不太可能之結論,那麼亞馬遜將不會移除被控產品。有趣者,並無程序得對評估者決定提出上訴。

當事人得在專利權人者答復日前解決爭議,果如此,評估者將終止評估,並最多得保留1,000美元充當支出,而在有和解時,由雙方付款平均分配,餘款將退還給雙方。

要在亞馬遜上恢復,任何參與者都可以在訴訟中獲得判決或命令,證明被控產品未侵權或系爭專利無效或不可執行。然後,該參與者得提交給亞馬遜,而亞馬遜得許被控產品重新上架。同樣,如評估者認為不太可能侵權,但專利權人獲得被控產品侵權之判決或命令,則專利權人得將判決或命令提交給亞馬遜,由亞馬遜移除該被控產品。

這項評估程序是亞馬遜一項有趣工作,旨在創造一種快速有效方法,俾專利權人得有效從其市場中移除侵權產品,從而使交易免於混亂,並保護亞馬遜免於因交易所致間接侵權之潛在主張。我們為評估之三個階段(協議之評估和提交、開場理由和答覆理由)建立了固定費用協議,這使該程序對專利權人而言,遠比尋求地院補救措施更具成本效益。在許多情況下,包括律師費和評估費在內整個評估程序成本僅是在聯邦地院草擬與提交專利侵權投訴成本之一小部分(而有更快結果之紅利)。此外,大多數被控產品賣方很可能會選擇不參加評估,並於該時間點被下架;在這種情況下,成本至少降低了2/3