10912月號 道 法 法 訊 (344)

DEEP & FAR

 

 

  智權說天道地 (三十一)

 
 

蔡清福 律師

· 交大航技系輪機組畢業

· 輪機高考及格

· 輪機甲種特考及格

· 台大法律系畢業

· 律師高考及格

· 東吳法碩甲組碩士

· 創立道法法律事務所

 

 

一、                含括生意方法(CBM, Covered Business Method)

2018123日,PTAB允許Apple, Inc. v. Universal Secure Registry LLC CBM覆審(因請求項非指向技術發明)

20192月,聯邦巡迴法院於IBG LLC v. Trading Technologies International, Inc.一案,提出不同見解。詳言之,PTAB於本案認某些請求項並非101條之抽象,因其指向電腦操作方式之特定改善,但同時認為並非技術發明,因此得受CBM覆審(不適用於技術發明),致為聯邦巡迴駁回,而認為PTAB存在內部矛盾:「所請實質內容係指向電腦操作方式之特定改善該等專利亦係該辭語合理意義下之技術發明」。」

蘋果打破了類似界線,20181210PTAB認定根據§101,系爭專利請求項並非抽象,因為它們係通過使用各種技術來“改善移動設備之安全性”(

Apple Inc.Universal Secure Registry LLC)。儘管如此,為評估CBM可適用性,委員會認定該請求項並非針對技術發明,因此得受CBM覆審。

引據前述IBGPTAB於去年1119日撤銷先前決定,並終止對Universal專利之CBM覆審。

二、2020811日,第九巡迴法庭撤銷了2019年一項裁決,該裁決裁定高通向手機製造商收取“不合理高額”授權費,並阻礙了競爭。(FTC v. Qualcomm Inc.)。高通公司是全球最大智能手機芯片製造商,其大部分利潤來自對所有現代電話系統如何工作之專利授權。聯邦貿易委員會(FTC)在2017年對高通提起訴訟,指控該公司之反競爭做法。在20195月,地方法院對芯片製造商作出裁決,並命令該芯片製造商“真誠地”與客戶談判授權協議,而不應威脅要切斷取得其產品。在上訴中,第九巡迴法庭表示,下級法院“超越反托拉斯法範圍”。此外,它表示,高通之授權作法並非反競爭,因為“高通並無授權競爭對手芯片供應商之反托拉斯責任。”

三、ITCGEOLEO在最近發布之初步裁定中,ITC在認定有限排除令(“ LEO”)可能會被迴避,且由於違規之廣泛態樣而難以查明侵權商品來源後,核可對違規行為之簡易裁定,並建議向被調查者發布概括排除令(“ GEO”)。(附帶(具使用者致動可插入式魚雷以選擇性打開密閉件及其滑動裝置之)滑動裝置之某些防免兒童誤動之密閉件,337-TA-1171,第12號命令(2020421日))ALJ Cheney還建議對違約方作出LEO,因已滿足了有限排除令之先決條件。

在推薦GEO時,Cheney法官首先考慮被告使用公司替代身分來迴避LEO之可能性。基於存在多個幌子或不存在實體以及被告過往行為,ALJ Cheney認為被告可能會使用不同公司名稱及地址來規避僅限於特定公司實體之排除令。他還考慮進入市場之障礙。當壁壘低時,實體可以輕鬆地“捨棄既有名稱公司形式,並立即開始以不同實體運營”。考慮到亞洲製造成本低廉,並且缺乏在產品上辨識商標(以將侵權商品與被告聯繫起來)後,ALJ Cheney論結GEO將阻止此類新實體來規避更多有限之禁令。

其次,ALJ Cheney援引第337d)(2)(B)條來合理化發出GEO,因存有違反第337條之態樣,且很難確定侵權商品來源。根據ALJ Cheney,例如,在在線市場Alibaba.com上發現廣泛侵權模式,其陳列與受主張專利保護之國內工業產品相同之非當事人產品。阿里巴巴所有上市之“ FDA”認證廣告表明它們打算進口美國之意圖,而被告之行動表明,侵權產品實際上至少是通過貿易展覽而進入美國。

最終,在論結迴避分析前,ALJ Cheney認定以下證據完善難以辨識進口拉鍊閉件之來源,因為它們可以在沒有任何來源辨識情況下製成成品。ALJ Cheney亦認定證據顯示出阿里巴巴URL鏈接之快速更改與移除,此使識別侵權商品之來源更加困難。

啟示:此初步決定提醒我們,在ITC上獲得GEO必須有額外之釋明,但在適當情況下,投訴人得能成功。ITC於此處已揭示:當投訴人提供充分、可靠與可供證性證據時,其願意發布GEO之意願,即(1)存在難以識別來源而違反337條之模式,並且(2)被告可能會使用公司變身自我來迴避LEO,或以少許成本成立新公司,或兼為之。與其他最近發布GEO相似,通過電子商務網站大量銷售難以識別之廉價商品在線商家之存在,是促使發布GEO之重要因素。