110年1月號 道 法 法 訊 (345)		DEEP & FAR
專利判例總結	謝韻聲 專利二組副主任 · 輔仁大學食品科學系 · 海洋大學生物技術研究所
Apple Inc.等控訴Fintiv Inc. 第IPR2020-00019號，PTAB於2020年5月13日的意見（於2020年7月13日指具教育性）。 專利審判及上訴委員會得依35 U.S.C.§314(a)行使其裁量權而拒絕在有並行地方法院訴訟的情況下受理IPR。在此IPR的早期判例命令中，委員會提出了「當專利所有人由於並行程序超前狀態的裁量性拒絕而提出抗議時，系統效率、公平性及專利質量的平衡考量」的六個要素： 1. 若程序已受理，法院是否准許中止或存在可以准許的證據； 2. 法院的審判日期與委員會預計最終書面決定的法定期限有多相近； 3. 法院及當事方在並行程序中的投入； 4. 在聲請書和並行程序中所提出的問題之間的重疊部分； 5. 並行程序中的聲請人及被告是否是同一當事方；以及 6. 其他影響委員會行使裁量權的情況，包括成功機會。 委員會在決定拒絕受理時，運用了這些要素。第一個要素是中立的，因為沒有一方要求中止地方法院的訴訟。第二和第三個要素權衡了「某種程度上支持裁量性否決」。地方法院審判原定在委員會作出最終決定期限的前兩個月開始進行，而且當事方已在地方法院案件中投入了精力，但在審判前「仍需進一步努力」。 接下來，權衡第四和第五個要素都支持裁量性否決。在IPR及地方法院的案件中，「相同的請求項都基於相同的習知技術而受到質疑」，「而聲請人在地方法院提出其他論點的事實是不相關的」。同樣地，根據第五個要素，地方法院案件中的聲請人及被告是同一方。 最後，對於第六個要素，委員會解釋：「在決定是否行使裁量權而不受理的過程中，沒有必要進行全面的成功機會分析，而是當事方可能會在基於要素的分析中指出，特別是「優勢或劣勢」，以幫助委員會決定是否成功機會偏向一邊或另一邊」。在此，委員會「對成功機會的初步檢查」表明，聲請人的挑戰包含某些弱點，這些弱點整體上並沒有優於裁量性否決的其他要素。 根據情況，委員會同意專利所有人的觀點：「受理審判將是對委員會資源的無效率使用」，並因此，委員會根據第314(a)條行使其裁量權而拒絕受理。 （完）