110年3月號 道 法 法 訊 (347)		DEEP & FAR
專利判例總結	謝韻聲 專利二組副主任 · 輔仁大學食品科學系 · 海洋大學生物技術研究所
Uniloc 2017 LLC控訴Hulu，LLC等 第2019-1686號（聯邦巡迴法庭（PTAB）2020年7月22日）。Wallach的意見，Taranto協同，及O'Malley的不同意見。 在對Uniloc專利提出異議的多方複審（IPR）程序中，Uniloc經由修正請求提出了替代的請求項。在最終的書面決定中，專利審判及上訴委員會駁回了該請求，裁定替代的請求項涉及35 U.S.C. §101的非法定標的。然後，Uniloc要求重審，爭論法律不允許委員會考慮對替代的請求項提出第101條質疑。委員會拒絕了該請求，而Uniloc提出了上訴。 聯邦巡迴法院確認。在確定系爭專利案無爭議後，聯邦巡迴法院考慮了IPR法規的文義、結構及立法歷史，論結委員會「已由法規授權以根據第101條評估Uniloc提議的替代請求項的適格性，並認定請求項沒有適格性而拒絕修正請求」。 Uniloc爭議說，根據第311(b)條的規定，委員會對提議的替代請求項的審查僅限於預期或顯而易見。聯邦巡迴法院不同意，裁定委員會「正確地論結在IPR中，在委員會審查提議的替代請求項時，不受第311(b)條的限制，並且可以考慮第101條的適格性」。 聯邦巡迴法院裁定，國會明確地打算允許委員會可以比第311(b)條規定的基礎更廣泛地審查提議的替代請求項。「IPR法規明確且再三地要求PTAB確定提議的替代請求項的“可專利性”」，而「第101條分析構成了“可專利性”確定。」 同樣地，第311條「僅限於對現有專利請求項的審查，而不是對提議的專利請求項的審查」。提議的替代請求項「未經過美國專利商標局（USPTO）的專利性審查」，而將適格性的問題留給公告後異議是「完全不符合整個法定制度」。 （待續）