1105月號 道 法 法 訊 (349)

DEEP & FAR

 

 

 

智權說天道地 (三十六)

 

蔡清福 律師

· 交大航技系輪機組畢業

· 輪機高考及格

· 輪機甲種特考及格

· 台大法律系畢業

· 律師高考及格

· 東吳法碩甲組碩士

· 創立道法法律事務所

 

專利範圍之虛實()

理論上,專利範圍所能涵蓋皆其權利所及。此非但可彰顯一專利之價值,亦可突現專利撰寫者之功力與涵養。必如此,選擇專利事務所或高價聘用寫手,始有其意義。然實際是否如此,且容吾人檢視現實世界。

依前述理論,單一實施例之列舉已許熟習於本技藝之人士得依業界經驗自然得出在其權利範圍內之各式實施例。(Spectra-Physics, Inc. v. Coherent, Inc., 1987)依美國2019年一月所發布Guidelines on Examining Computer-Implemented Functional Claim Limitations for Compliance with 35 U.S.C. 112,審查員應聚焦其詳實要件(enablement)審查於(1)請求項相對於揭露內容有多廣泛、及(2)本領域技術人員是否無須過多實驗下,即能製造與使用所請發明整個範圍。此間貓膩之一在於寫手應否或能否意識到,專利說明書須否提供額外信息(得為商業秘密標的),俾供日後新興技術專利主張之基礎。

營業秘密與專利法揭露義務有異,而對尋求兩種權利最大保護之公司構成挑戰。 就前者,公司須使信息保密而不屬於公共領域。故前述貓膩時機來臨時,即是頭痛時刻。反之,後者所要求之公開,僅須至使熟習本領域技術人員能實踐所請發明。美國專利法第112條之詳實要件係用以確保專利保護期限所換得之技術,係真才實料。

兩項競逐之原則使詳實要件變得複雜,其一看似相反之專利規則是,發明人提出專利申請前,無須已將發明付諸實施(即完成),因據前規定,如發明人已在申請案中揭露足夠信息以使熟習本領域技術人員能在無過度實驗下實施及使用本發明,本得在其構思階段即提出發明申請。

其次,聯邦巡迴上訴法院一再闡釋專利說明書無須揭露本領域眾所周知內容。 詳言之,透過現有技術知識及常規實驗常可該技術人員填補揭露空隙、於實施例間內插、甚或在所揭露實施例之外外推,以實現專利發明,所允程度則取決於該領域之可預測性。但在Automotive Technologies International, Inc. v. BMW of North America, Inc. (聯邦巡迴,2007)案中明指,當依賴工匠(或熟習技藝人士)知識時,與成熟技術相比,新興技術可能存在不同之詳實標準。

Automotive Tech中,所涉技術為碰撞感應裝置,用於確定側面碰撞時何時展開安全氣囊。該專利(No. 5,231,253)說明書相當詳細描述利用機械傳感器裝置之實施例,並且還略述利用電子傳感器之另一實施例,明顯仰賴技術人員知識以填充關於電子傳感器實施例可能之縫隙。

在審判中,Automotive Tech專家甚至作證說,本領域普通技術人員得選擇'253專利申請前市售組件,並使用眾所周知電路設計和編程技術來實現所請發明。儘管如此,聯邦巡迴法院認定,包括兩個實施例之請求項均無效,因就電子傳感器實施例而言,請求項未盡詳實。儘管Automotive Tech案於2007年決定,但專利申請係1992年提出,安全氣囊展開傳感器於彼當時應是新興技術。值得注意者,確定是否滿足詳實要件乃係基於發明提交申請時。聯邦巡迴法院將該案之發明歸類為“新領域”。此將使確定一個特定領域發明是否為新領域構成挑戰,因此,涵蓋該發明之專利申請在多大程度上得依靠技術人員知識來符合第112條之詳實要件