1106月號 道 法 法 訊 (350)

DEEP & FAR

 

 

 

智權說天道地 (三十七)

 

蔡清福 律師

· 交大航技系輪機組畢業

· 輪機高考及格

· 輪機甲種特考及格

· 台大法律系畢業

· 律師高考及格

· 東吳法碩甲組碩士

· 創立道法法律事務所

 

專利範圍之虛實()

當撰寫者主觀認定本領域普通技術人員得能自某些詳細描述之實施例來推論或外插略有差距、且描述較少之不同實施例,而認同屬請求項所支持時,前述挑戰變得更加複雜。因宣告Automotive Tech之發明為“新”領域,聯邦巡迴法院認定該專利說明書僅提供了未來研究之起點,而尚未許該領域普通技術人員製造或使用所請發明。

Automotive Tech判決似乎與Spectra-Physics, Inc.所持傳統聯邦巡迴案件理論相抵觸,後者認定被認為可預測之技術領域發明(如軟體、機械和電氣)得更適當地依靠技術人員知識來“填補”所需揭露水平之空白。與此相對,一直被認為不可預測之技術領域發明,例如涉及化學反應之發明。緊張關係出因Automotive Tech案認定,不論領域屬否可預測,“新領域”發明可能不得那麼廣泛地依賴技術人員知識,這似乎與Spectra-Physics, Inc.相悖,因後者認定,如發明屬於可預測領域,則得在更大程度上依賴技術人員知識。

藉將汽車技術發明領域歸類為“新領域”(儘管使用現成組件及眾所周知設計技術),但聯邦巡迴法院似乎已經從Spectra-Physics, Inc.剔除了其可預測之領域學說,而留下一個重要問題,即相對於可預測技術,從業人員應在新領域發明專利說明書中劃出所要求揭露數量之界限。使問題進一步複雜化者,聯邦巡迴法院尚未明定任何明確測試來確定發明領域是否屬“新”,這使從業人員不確定專利說明書是否必須明確詳述他們希望涵蓋於請求項之各實施例,或依憑本發明領域中眾所周知(但未揭露)知識和例行實驗。簡言之,即使在可預測領域,例如軟體或電氣工程領域之“新”發明,現在也可能面臨難以確定揭露要件。

對於更關注營業秘密保護之實體,從業人員必須牢記在35 U.S.C. 112a)下,專利發明詳實之問題係針對“所請”主題事物所行評估,重點在於每個請求項範圍內之所有內容是否詳實。如實現此等請求項之資訊不能輕易地進行反向工程,並因此有作為營業秘密之更大價值,則從業者應與發明人或其他主題事物專家密切合作,而考慮刪去可能會須要被要求揭露無法即刻識別的資訊,以滿足專利詳實標準。

最後,說明書在多大程度上得依賴技術人員知識之程度缺乏明確性,對尋求主張專利之專利權人所採策略產生重要下游影響。對於何時以及在多大程度上專利揭露得依賴技術人員知識以填補原本非詳實揭露之罅隙,存在矛盾和不清楚之指導,專利權人應仔細考慮通過仔細而透徹之分析(不僅針對專利說明書中詳細程度,以及在首次提出基礎專利申請時,該發明領域之技術水平)來解釋請求項範圍。

因此,如在最初提交專利申請數年後,專利權人或其主題事物專家相信在該基礎專利申請案提申時,該專利發明或將被確認為“新”領域乙節上,存在可信風險者,專利權人以限縮請求項名詞解釋,甚至不主張被認定具較弱詳實揭露之請求項或許會受益,俾避免最終使整個專利無效之詳實挑戰,有如聯邦巡迴法院2008年在Sitrick v. Dreamworks, LLC中之判決。