110年七月號 道 法 法 訊 (351)

DEEP & FAR

 

 

 
何種程度的描述錯誤之更正在核准後應被接受？
Formosa Laboratories Inc. v. 日本特許廳長，案件編號2016 （Gyo-Ke）10154（2017年5月30日作出的判決）

 

黃郁靜 專利工程師

•陽明大學物理治療系

•陽明大學生物藥學所

 

 
 

(2) 本領域具通常知識者是否能夠理解錯誤是“EAC(乙酸乙酯)”

化合物(3)與請求項中定義的化合物相同，且藉由參考說明書第0030至0033段的描述，由化合物(2)得到化合物(3)沒有發現技術矛盾。因此，本領域具通常知識者沒有理由認為化合物(3)的結構(特別是-OH基團與位置5的碳原子鍵結的結構)是不正確的。此外，本領域具通常知識者可以理解(i)化合物(5)的結構是正確的，因為化合物(5)的側鏈與最終產物馬沙骨化醇的側鏈相同，以及(ii)比較化合物(5)的側鏈結構與化合物(4)的側鏈結構，且考慮到反應機制，化合物(4)的側鏈結構沒有錯誤。另一方面，本領域具通常知識者可以很容易地確定804 ml的乙酸乙酯對應於8.21 mol的乙酸乙酯，這與說明書的描述相矛盾。因此，本領域具通常知識者可以理解，化合物(3)及(4)的化學結構是正確的，而“乙酸乙酯”是錯誤的。

 

(3) 注意到“乙酸乙酯”為錯誤的本領域具通常知識者是否能夠理解正確的描述是“丙烯酸乙酯”

已知丙烯酸乙酯的縮寫也是EAC。另外，假設化合物(3)的-OH基團親核攻擊“EAC”以獲得化合物(4)，“EAC”的候選者限於(i)丙酸乙酯或(ii)丙烯酸乙酯。 可以理解，丙烯酸乙酯的體積和莫耳數對應於“804 ml，7.28 mol”。因此，本領域具通常知識者很自然地注意到“EAC (乙酸乙酯), 804 ml, 7.28 mol)”在描述中是錯誤的，並理解它應該出以“EAC（丙烯酸乙酯），804 ml，7.28 mol）”。

 

最終，IPHC維持了Formosa接受更正的上訴，並撤銷了JPO的判決。

 

針對此判決沒有向最高法院提出上訴，因此該判決是最終判決且具有約束力。

 

我們的評論

從上述判決可以看出，只有在描述中的錯誤是“清楚的”並且本領域具通常知識者“自然地”認為該錯誤應該被出以更正後的描述時，核准後對該錯誤的更正才可以被接受，並且其舉證責任的標準非常高。因此，在核准後提出更正審判時，提出可以證明排除合理懷疑的充分的證據是很重要的。