110年七月號 道 法 法 訊 (351)

DEEP & FAR

 

 

何種程度的描述錯誤之更正在核准後應被接受?
Formosa Laboratories Inc. v. 日本特許廳長,案件編號2016 Gyo-Ke101542017530日作出的判決)

 

黃郁靜 專利工程師

陽明大學物理治療系

陽明大學生物藥學所

 

 

(2) 本領域具通常知識者是否能夠理解錯誤是“EAC(乙酸乙酯)

化合物(3)與請求項中定義的化合物相同,且藉由參考說明書第00300033段的描述,由化合物(2)得到化合物(3)沒有發現技術矛盾。因此,本領域具通常知識者沒有理由認為化合物(3)的結構(特別是-OH基團與位置5的碳原子鍵結的結構)是不正確的。此外,本領域具通常知識者可以理解(i)化合物(5)的結構是正確的,因為化合物(5)的側鏈與最終產物馬沙骨化醇的側鏈相同,以及(ii)比較化合物(5)的側鏈結構與化合物(4)的側鏈結構,且考慮到反應機制,化合物(4)的側鏈結構沒有錯誤。另一方面,本領域具通常知識者可以很容易地確定804 ml乙酸乙酯對應於8.21 mol的乙酸乙酯,這與說明書的描述相矛盾因此,本領域具通常知識者可以理解,化合物(3)(4)的化學結構是正確的,而“乙酸乙酯”是錯誤的

 

(3) 注意到“乙酸乙酯”為錯誤的本領域具通常知識者是否能夠理解正確的描述是“丙烯酸乙酯”

已知丙烯酸乙酯的縮寫也是EAC。另外,假設化合物(3)-OH基團親核攻擊“EAC”以獲得化合物(4),“EAC”的候選者限於(i)丙酸乙酯或(ii)丙烯酸乙酯。 可以理解,丙烯酸乙酯的體積和莫耳數對應於“804 ml7.28 mol”。因此,本領域具通常知識者很自然地注意到“EAC (乙酸乙酯), 804 ml, 7.28 mol)”在描述中是錯誤的,並理解它應該出以“EAC(丙烯酸乙酯),804 ml7.28 mol”。

 

最終,IPHC維持了Formosa接受更正的上訴,並撤銷了JPO的判決。

 

針對此判決沒有向最高法院提出上訴,因此該判決是最終判決且具有約束力。

 

我們的評論

從上述判決可以看出,只有在描述中的錯誤是“清楚的”並且本領域具通常知識者“自然地”認為該錯誤應該被出以更正後的描述時,核准後對該錯誤的更正才可以被接受,並且其舉證責任的標準非常高。因此,在核准後提出更正審判時,提出可以證明排除合理懷疑的充分的證據是很重要的。