110年9月號 道 法 法 訊 (353)

DEEP & FAR

美國案例研析（十一之七）

蔡馭理 專利師

•臺灣大學電機學士

•臺灣大學電信工程研究所碩士

•美國新罕布什大學法律學院智權法碩士

•交通大學科技法律研究所碩士

•美國專利代理人考試及格

•大陸專利代理人

案例十一七：Seatrax, Inc. v. Sonbeck Int'l, Inc., 200 F.3d 358 (5th Cir. 2000)

1. Trademark: Unfair Competition, Accounting of Profits

1.3 總結

1.3.2 本主題之評論

1.3.2.3 我國相關法律規定和學術見解

即使被告具有蓄意或惡意，法院仍不必然會給予原告利益。本案之第五巡迴法院即提出損害填補和利益返還擇一行使：商標法第71條：「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：…二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。」

公平交易法第30條：「事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，應負損害賠償責任。」第31條第1項：「法院因前條被害人之請求，如為事業之故意行為，得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。」第31條第2項：「侵害人如因侵害行為受有利益者，被害人得請求專依該項利益計算損害額」。

不當得利之理論基礎：論者有謂：「對於財產之事實上管領之力與享有該財產之利益的排他可能性有關。如不能管領則事實上權利人不能防止他人未經其同意，自該財產得到利益。此即經濟學上所稱正面外部性的問題。所謂正面外部性，指財產之效益依其存在特徵，權利人不能有效防止該效益外溢至其管領力之範圍外，以致他人有可能，不侵入該財產而即能不妨礙權利人之用益的情形下，自該財產得到利益。該效益之外溢必須藉助於法律，肯認其提供者或原創者之專用實施權，以禁止他人未經其授權不得為利用，才能將該效益內部化，以置於其權利人之管領下。例如經由專利法或著作權法利用專利權或著作權之賦予，肯認專門技術或著作之專用實施權，將其用益之權益歸屬於其原創者。」¹從而如果有人未經其授權而擅為實施，並取得利益時，即可認為有財產利益自智財權人向擅為實施者移動，構成侵害性不當得利²。

侵權行為和不當得利之適用關係：依公平交易法第31條第2項「侵害人如因侵害行為受有利益者，被害人得請求專依該項利益計算損害額」規定，其侵權行為之損害賠償與不當得利之返還範圍已無大異。惟該項所定者仍屬侵權行為之損害賠償請求權。在其消滅時效期間經過後，若要依不當得利的規定請求返還侵害人取得之不當得利，仍應依不當得利的規定。³

本國利益返還的影響因素與美國法比較：

因素	美國	台灣
(1)被告是否有混淆或欺罔的故意？	多數法院認為需要，第七巡迴上訴法院有不同見解。	不用，以我國侵權行為或不當得利為基礎，所以是過失責任。
(2)銷售是否被轉移？	是，因為轉移後才有利益可以返還。	是，因為轉移後才有利益可以返還。
(3)其他救濟是否為已足？	是，損害填補和利益返還合併行使。	否，損害填補和利益返還擇一行使。
(4)於主張權利時的不合理遲延？	法院個案認定。	損害賠償請求權，2年；不當得利，15年。
(5)公共利益─亦即使被告侵害行為無利可圖	是，不當得利的法理。	是，不當得利的法理。
(6)是否為假冒的案件	是。	不一定，適用範圍廣。

註1：黃茂榮大法官，不當得利之互補或競合問題(二)，植根雜誌第二十七卷第七期，頁2。

註2：王澤鑑老師，不當得利，2009/07 增訂新版，頁201~202。

註3：黃茂榮大法官，不當得利之互補或競合問題(二)，頁7。