111年二月號 道 法 法 訊 (358)

DEEP & FAR

 

 

 
是否有動機生產用於高分子材料的不同晶體多形體
Osaka Gas Chemicals Co., Ltd. v. Taoka Chemical Co., Ltd.，案件編號2017 （Gyo-Ke）10236&10237（2019年2月14日作出的判決）

 

黃郁靜 專利工程師

•陽明大學物理治療系

•陽明大學生物藥學所

 

 
 

專利權人Taoka Chemical於2008年獲得了一項與9,9-雙(4-(2-羥基乙氧基)苯基)氟(9,9-bis(4-(2-hydroxyethoxy)phenyl)fluorine, BHPF)的晶體多形體的流程有關的專利。針對Taoka的專利，Osaka Gas Chemicals (OGC)於2013年向日本特許廳(JPO)提出無效審判(invalidation trial)。JPO於2014年作出撤銷OGC之請求的決定 (JPO的第一次決定)。OGC於2014年針對JPO的第一次決定向IPHC提起上訴。IPHC於2016 年作出撤銷JPO的第一次決定的判決(IPHC的先前判決)。Taoka於2017年針對IPHC的先前判決向最高法院提起上訴，但上訴未被接受，因此IPHC的先前判決是最終判決且具有約束力。

 

因此，該案被發回JPO，且，Taoka 於2017年要求更正請求項，包括取消請求項5及10。JPO承認該更正，並於2017年作出請求項7無效、駁回對請求項1至4、6、8及9的要求、並駁回了對請求項5及10的要求的決定（JPO的第二次決定）。OGC及Taoka於2017年分別針對JPO對請求項1至4、6、8及9的第二次決定、以及針對JPO對請求項7的第二次決定向IPHC 提起上訴。

 

Taoka的系爭專利的更正後請求項1如下：

    一種產生9,9-雙(4-(2-羥基乙氧基)苯基)氟(9,9-bis(4-(2-hydroxyethoxy)phenyl)fluorine, BHPF)的一晶體多形體的方法，包括以下步驟：

    在一雜多酸(heteropolyacid)的存在下，將茀酮(fluorenone)與2-苯氧乙醇(2-phenoxyethanol)進行反應；然後

    從所獲得的反應混合物在低於50℃下起始BHPF的沉積作用以獲得BHPF的一粗產物；接著

    在一芳香烴溶劑中溶解具有85%或更高純度的該粗產物；然後

    在65℃或更高溫度下起始BHPF的沉積作用。