111年04月號 道 法 法 訊 (360)	DEEP & FAR
域名中有甚麼？ 在TOYOTA v. TABARI後之指定線上公平使用(42) Peter M. Brody及Alexandra J. Roberts原著		林明燕 執行經理 ．東海大學法律系

V. 指示性合理使用：Tabari判決

為了確定其使用是名義上/指示性合理使用，被告“只須證明其使用該商標來指稱商標商品”，此後，舉證責任“回復”到原告，證明該使用不是指示性的 (註一)。

第九巡迴法院之判決不僅反映了關於哪一方承擔確定混淆誤認或不存在責任之移轉，而且反映了對名義上/指示性合理使用之更廣泛應用以及與許多早期關於涉嫌侵權域名案件之背離。在之前的分析中，無論是在 New Kids 測試之藉由建議贊助或背書之第三面向，還是藉由判斷超出合理需要標誌使用之第二面向，大多數包含第三方商標之域名都被認為不符合名義上/指示性合理使用之要件 (註二)。法院認為被告可能需要在比較印刷廣告之文本或網站內容中使用他方商標，但實際上並不需要將其納入其網址。Tabari 之下級法院指出，“被告在審判中承認，如果他們更改域名以去除 LEXUS，他們可以繼續經營而不受原告之任何干擾，這削弱了他們對名義上/指示性合理使用辯護之依賴。”第九巡迴法院對於如何解析“必要性”之意見標註著一變化，從僅僅傳達所提供商品及服務之能力到吸引潛在客戶之合理營銷目的以及提高在Google(谷歌)或Yahoo(雅虎)等搜索引擎結果中之可見性。

註一：Tabari ；然參Century 21 Real Estate Corp. v. Lendingtree, Inc.，引用第三巡迴法院之 KP Permanent結論是“消費者混淆誤認和合理使用並不相互排斥。後者實質上會反駁或原諒前者，以便允許使用。”

註二：然參 Experience Hendrix, L.L.C. v. Hendrixlicensing,com, Ltd. (在附帶意見中說被告之使用將無法通過New Kids測試之第一面向)；Gennie Shifter, LLC v. Lokar, Inc.