1129月號 道 法 法 訊 (377)

DEEP & FAR

 

 

 

申請歷史禁反言:

美國、中國及台灣之間的

法規差異及建議策略

 

 

 

謝韻聲 專利二組副主任

· 輔仁大學食品科學系

· 海洋大學生物技術研究所

 

 

2. PHEDOE的限制

同樣,在審查期間向美國專利商標局提交的任何明確的論據,包括修正及單純的答辯,都可能阻止專利權人重新獲得先前放棄的範圍。這一點在中國大陸及台灣基本上是一樣的。

3. 相關案件申請歷史的影響

關於請求項解釋,分割案申請中母案的申請歷史有資格作為子案請求項解釋的內在證據。此外,在同等外國申請中向外國智慧局提交的說明也可能影響美國申請中請求項的解釋。

至於DOE,聯邦巡迴法院明確指出,在確定PHE的適用性時,也可以考慮向外國智慧局開立的帳賬[Caterpillar Tractor Co.控訴Berco, S.p.A.714 F.2d 1110, 1116(聯邦巡迴法院,1983年)]。針對一個請求項的爭論及修改所產生的PHE適用於相關專利中其他請求項所涵蓋的範圍。

 

中國

1. 申請歷史對請求項解釋及均等擴張的影響

中國北京高級人民法院發布的《專利侵權判定指南(2017)》第61條規定PHE是對DOE的限制。此外,根據《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件適用法律若干問題的解釋(二)》(以下簡稱“《解釋》”)[https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-282641.html]第六條,專利的申請歷史及其分割專利也可作為請求項解釋的基礎。因此,專利的任何歷史,包括實質性修改及說明,都將限制未來請求項的解釋及均等擴張。另外,申請歷史在請求項解釋中的作用和對DOE的限制之間的區別並不像美國那樣明確。

(待續)