11210月號 道 法 法 訊 (378)

DEEP & FAR

 

 

 

申請歷史禁反言:美國、中國及台灣之間的法規差異及建議策略

 

 

 

謝韻聲 專利二組副主任

· 輔仁大學食品科學系

· 海洋大學生物技術研究所

 

 

2. 相關案件申請歷史的影響

《解釋》第六條規定,分割申請案的歷史可以作為請求項解釋的基礎。然而,除了其中明確規定的分割申請案之外,與專利相關的任何案件(包括同一專利家族中的專利、專利權人相同時期申請的其他相關專利的說明書、以及專利權人相關公司日後提出申請的專利說明書),都可能成為請求項解釋的依據。對此,中國的解釋比美國更廣泛。

例如,在戴森科技有限公司與蘇州速威電機有限公司之間的發明專利侵權糾紛案中,中國最高人民法院認定系爭專利與同一家族專利之間存在密切聯繫,因此認為同一家族專利審查階段的說明可以用於解釋系爭專利的請求項。

可以看出,即使兩件申請案之間沒有主張優先權,僅憑它們屬於相同申請人或申請人是相關實體這一事實,就足以使其中一件成為另一件請求項解釋的基礎。這條規定在中國是嚴格執行的,應該引起注意。

 

3. 專利權人的答辯策略

根據《解釋》第十三條,若專利權人在審查過程中試圖修改、限制範圍或提交答辯,而該修改或答辯被駁回,則認為該修改或答辯不會導致爭論中的技術手段的放棄。這與美國略有不同,在美國,專利權人採取的任何行動都可能被用來推斷其真實意圖。在中國,當一個行動被國家知識產權局駁回時,該技術手段並不被視為放棄。

(待續)