11211月號 道 法 法 訊 (379)

DEEP & FAR

 

 

 

申請歷史禁反言:美國、中國及台灣之間的法規差異及建議策略

 

 

 

謝韻聲 專利二組副主任

· 輔仁大學食品科學系

· 海洋大學生物技術研究所

 

 

4. 法院可自行援用PHE

最後,即使被控的侵權人並未針對PHE進行爭辯,中國法院也有權根據已查明的事實,自行援用PHE對等同範圍進行必要的限制,並合理確定保護的範圍。此與美國和台灣相比,是一個明顯的差異。

 

台灣

1. 申請歷史對請求項解釋及均等擴張的影響

根據最新的《專利侵權判斷要點(2016)》(以下簡稱《要點》)[https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-746-871864-17e71-101.html],如果專利權人在專利的起訴或執行過程中,於授權前或授權後作出的任何修改或回應限制了保護範圍,皆不得利用DOE重新奪回放棄的權利。因此,PHEDOE的限制之一。

此外,根據《要點》,如果申請人或專利權人在審查或執行過程中為了克服審查意見或無效宣告理由而對請求項中的術語或技術特徵進行限制性解釋,則專利申請記錄(file wrapper)還可以作為請求項解釋的基礎。

 

2. 相關案件申請歷史的影響

在請求項解釋方面,《要點》規定解釋請求項的內在證據包括申請的說明書、申請專利範圍、圖式及專利申請記錄,以及相關案件及其專利申請記錄 [《專利侵權判斷要點(2016)》第9頁,第2.5.1]。這與美國的規定類似,說明請求項解釋的依據包括與該專利直接相關的其他情況,但不包括同一申請人在同一時間或不同時間提出的其他申請。

(待續)