1141月號 道 法 法 訊 (393)

DEEP & FAR

 

 

 

 

智權說天道地

請求項限制及限縮

 

蔡清福 律師

· 交大航技系輪機組畢業

· 輪機高考及格

· 輪機甲種特考及格

· 台大法律系畢業

· 律師高考及格

· 東吳法碩甲組碩士

· 創立道法法律事務所

 

 

 

在時代發展步伐中,非但貧富落差趨大,強弱分野更加判明。美國訴訟或法院愈像強者之遊戲天堂,專利侵權愈見集團對抗陰影,小企業或個人有價值之專利,或將愈難伸張正義或主張權利。

時代進步結果,事事物物必然隨而演化,至於演化結果於某些人或整個地球有利與否,而其利弊究竟是一時或永久,可能並非誰能控制?例如,由非營業實體(NPEs)提起之案件,專利案件發現程序負擔與訴訟成本並不相等,而通常不成比例地落在被告身上。許多 NPE 原告對被告提出大量專利請求項(通常數十或數百請求項),而待審判前不久始放棄其中大部分之策略,加劇此種不平衡。此作法非僅令被告花費大量資源而非必要地為諸多永遠不會被審理之專利權利要求準備不侵權、無效等論據,且許NPE原告有效「隱藏」他們實際認真之專利權利要求追訴。而不合理數量專利請求項訴訟伴生之成本非僅由被告承受,法院亦須投入大量資源來管理專利案件,且當專利權人主張過多專利權利要求時,法院經常被要求就有關權利要求解釋、發現程序爭議及處分性與Daubert聲請等問題決定。然一旦原告無意外縮小其案件範圍時,此等問題即成無關緊要。

據報導地方法院日願限制原告得提出之請求項數量,或並要求隨案件進展進一步縮小。此外,當法院要求原告縮減其請求項時,通常亦要求被告縮減其基於現有技術之無效論點。然諸多情況下,請求項數量限制通常在雙方廣泛談判後確定,且常是向法院簡報後,而成為法院須臨時解決之他一問題。

有美國事務所分析西德州、德拉瓦、東德州、中加州及北伊利諾五地院於20222023兩年間訴訟發現,專利權人最終僅要求,審理五請求項因其了解,對陪審團而言,太多請求項既不切實際、又無好處。就法院而言,許原告提出過多請求項(NPE嗜如此為之,待近審理前始大量放棄)將許他們獲得「藏球」之利益,而被告則因不知那些請求項終將放棄,而須被迫「全場陪玩」,遂令原告好整以暇傾注資源於其所選最終將獲審理之請求項。此一不平衡於發現程序之限制尤易凸顯,例如多數供述受限於七小時,而當原告提出數十上百請求項時,被告不得不像下注隨機輪盤賭博一般,略加偏重於所猜想之一組請求項。

此外,限制專利請求項合理數量不致損害原告利益,因原告起訴前須有其侵權指控依據,且不應將訴訟當作釣魚行為。故對請求項數量進行合理限制並分階段縮減,使原告能對有據訴訟之特定請求項進行證據開示、辨明被告辯護理論、並評估哪些請求項應受審判,以免原告(特別是 NPE)在審判臨近時放棄多數請求項而奪得戰略優勢。

以下舉一些實例

  ParkerVision v. Intel:德克薩斯州西區法官Albright命令專利權人在Markman後,縮減8 項專利中328 項權利要求,使「每一專利之請求項不逾 4 項」。

Deere v. AGCO:特拉華州地區首席法官 Connolly 命專利權人將侵權爭議中 13 項專利 200 項權利要求縮減至 39 項,其中 20 項在 Markman 之前,10 項在 Markman 之後。

VLSI v. Intel:首席法官康諾利要求原告將涉及 5 項專利的 82 項權利要求縮小到馬克曼之前的 25 項,以及馬克曼之後的 18 項。 11 Memory Integrity 訴英特爾:俄勒岡州地院法官 Simon Markman 前命專利權人將 5 項專利 118 項權利要求縮減至 15 項權利要求。

Eagle Harbor v. Ford:華盛頓西區法官 Settle 要求原告將 10 項專利中 114 項權利要求縮減至 35 項權利要求。

要求縮減權利要求範圍之法院常要求對被告基於現有技術無效論點進行相應限制,支持權利要求縮減範圍之相同理由亦適用於《Intellectual Property & Technology Law Journal》第36 卷·第7 號·2024 7 月至8 月第3 期,以縮減被告得用作預期及/或顯而易見性組合一部分現有技術參考文件之數量,以提高效率、聚焦證據開示工作和爭議、並尋求將案件準備限制在待審理之議題。由於顯而易見性論證中每一權利要求常須多個現有技術參考文獻,因此法院常為每個所主張權利要求設定與 2-3 個參考文獻相對應之限制。

•在Motorola Mobility v. Apple (No. 1:12-cv-20271-SCOLA, Dkt. 182 at 1 (S.D. Fla. Apr. 10, 2013)):佛羅里達州南區法官Scola表示:「訴訟目前包括 12 項專利所主張 180 多項權利要求,雙方對這些權利要求中 100 餘術語含義存在爭議雙方同意案件須簡化,“主要是通過[原告]自願同意放棄案件中專利及權利要求”不帶諷刺意味者,雙方刻正要求法院藉聽證會收拾他們所造成混亂,以減少案件之規模及複雜性。

Realtime Data, LLC v. Packeteer, Inc., 2009 WL 10667516, at 1-2 (E.D. Tex. Mar. 16, 2009) :認同「出於可管理性目的而限制專利案​​件中所主張權利要求”以及“當權利要求數量太大以至於使案件效率低下且難以管理”)。

Data Treasury Corp. v. Wells Fargo & Co., 2006 WL 8464165,第二段(德克薩斯東區,2006 10 25 日)(通過發現、索賠解釋、處置動議和審判來管理大量所主張的索賠“對雙方和法院”)。