114年2月號 道 法 法 訊 (394)

DEEP & FAR

 

 

35 U.S.C. § 112下的最佳模式要件：

美國發明法之前及之後

                                 

 

吳佩玲 專利二組主任

．台灣大學農藝系學士

．台灣大學農藝所碩士

 

美國發明法之後的最佳模式要件（Darren R. Crew）

有關者提出關於美國發明法（AIA）將對未來涉及最佳模式的侵權案件產生什麼影響。在AIA之前，專利申請人須在說明書中揭露最佳模式，並且法院可以在專利訴訟期間因未揭露最佳模式而宣布請求項無效。

在AIA之後，專利申請人仍須根據35 U.S.C. § 112第1項在說明書中揭露最佳模式，但未揭露最佳模式不能作為在涉及專利有效性或侵權的訴訟中的抗辯理由（35 U.S.C. §282(b)(3)(A)）。因此，在AIA之後，法院無權基於未揭露最佳模式而撤消請求項、認定請求項無效、或認定請求項不可執行。

如上討論的，在Ateliers de la Haute-Garonne v. Broetje Automation USA Inc.案中，地方法院適用了AIA之前的法律、並基於未揭露最佳模式針對被告判定請求項無效。相反地，AIA之後的法律表明，未能揭露最佳模式不應成為任何請求項被撤消、被認定無效或被認定不可執行的基礎。

總結：AIA之後，即使專利申請人被要求在說明書中揭露最佳模式，但未揭露最佳模式並不能成為無效訴訟或侵權訴訟的抗辯理由。

~The End~