114年3月號 道 法 法 訊 (395)

DEEP & FAR

 

 

如果引證文獻將所請發明的修改描述為劣等的，

則該差異並不必然意味著反向教示所請發明

                                 

 

吳佩玲 專利二組主任

．台灣大學農藝系學士

．台灣大學農藝所碩士

 

在最近的美國聯邦巡迴上訴法院(Fed. Cir.)案例(Gator Tail, LLC v. Mud Buddy LLC)中，聯邦巡迴法院裁定，如果引證文獻將所請發明的修改描述為劣等的，則該引證文獻並不必然反向教示所請發明。此外，如果引證文獻僅表達了對替代發明的一般偏好，但沒有批評、質疑或以其他方式阻擋對所請發明的研究，則其沒有反向教示所請發明。

35 U.S.C. § 103顯而易見核駁中的反向教示

如果引證文獻反向教示所請發明，則所請發明更有可能是非顯而易見的。「在閱讀參考文獻時，本領域中具有通常知識者將不會被鼓勵遵循該參考文獻中闡述的路徑，或者將被引導到與申請人採用的路徑不同的方向」，則參考文獻反向教示了所請發明。（1994年聯邦巡迴法院re Gurley）。

如果當結合兩個參考文獻時會產生「看似不起作用的裝置」，則參考文獻也可能反向教示。（2001年聯邦巡迴法院McGinley v. Franklin Sports. Inc.）。

Gator Tail, LLC v. Mud Buddy LLC

2015年6月22日判決的Gator Tail案中，Gator Tail 指控被告Mud Buddy, LLC以及路易斯安那州的Go-Devil製造公司製造了侵害其針對「泥漿馬達」專利的產品。

泥漿馬達是為淺水區釣魚及狩獵設計的船用馬達。1970年代至2000年代初期主要使用的泥漿馬達是長尾馬達。雖然長尾泥漿馬達在淺泥濘水域中起作用，但由於其轉彎半徑較寬，它們通常難以操縱。

~待續~