1143月號 道 法 法 訊 (395)

DEEP & FAR

 

 

 

智權說天道地

 

 

蔡清福 律師

· 交大航技系輪機組畢業

· 輪機高考及格

· 輪機甲種特考及格

· 台大法律系畢業

· 律師高考及格

· 東吳法碩甲組碩士

· 創立道法法律事務所

纖瘦標籤及聲請時效

一、20244月,當聯邦巡迴法院重新審理Amarin針對 Hikma 「纖瘦標籤」(Skinny lable,是一種仿製藥標籤,僅包含藥物之非專利用途,允許學名藥製造商在品牌藥專利到期前進入市場,乃係 FDA 要求學名藥標籤與品牌藥標籤相同之例外情況)侵權指控時,它為藥物開發商提供些重要教訓。判例有助澄清後續製造商可用於充分辯護誘導侵權之促銷聲明類型。Delaware州地院不顧地方法官建議,迅即駁回 Amarin 指控,即 Hikma 瘦標二十碳五烯酸乙酯產品侵犯涵蓋 Vascepa 用途之專利。

聯邦巡迴法院默認 Hikma 纖瘦標籤從法律角度來看可能不會鼓勵侵權使用。然法院指出,Amarin誘導理論係依賴標籤而結合公開聲明及行銷材料。故何樣公開聲明對 Hikma 而言有問題呢?首先,法院指向「高三酸甘油脂血症」治療類別之使用,因據稱其既含侵權及非侵權用途兩者。其次,法院指出 Hikma 將其產品稱為 Vascepa 之學名藥。法院建議 Hikma 應該說其產品乃 Vascepa 之“AB 級”,這意味著它在標籤使用條件下具有同等治療效果。其三,Hikma 吹捧 Vascepa 銷售數據,故其知此很大程度上歸因於其產品之標籤外使用。聯邦巡迴法院認定,這些陳述得與標籤上某些措辭結合起來,以合理地陳述誘導侵權之主張。故在無進一步發展事實紀錄情況下,即決駁回乃屬不當。

當然,Delaware地方法院此一逆轉為本已動蕩之纖瘦標籤判例法領域注入更多不確定性。但此判決確實為可能尋求釋明或避免誘導侵權之藥物開發商提供些許可操作之指導。首先,任何引用品牌產品銷售數據不應包括標籤外用途。其次,後續藥物開發商應始終將任何帶有纖瘦標籤之產品稱為“AB級”(或同等級別)而非“學名或仿製藥”。當然,第二點取決於標籤本身不鼓勵侵權使用(即“足夠瘦”)。透過密切關注此一法律發展領域,學名藥公司可以處於最佳位置,快速處理任何涉及帶有第八條聲明及纖瘦標籤產品之誘導侵權主張。

學名藥製造商關於以纖瘦標籤銷售藥品溝通之清晰度及一致性對於避免誘導侵權責任可能至關重要。

2024 5 6 日,PTAB 拒絕 Ubiquiti Inc.(「聲請人」)提起多方審查請求。 Ubiquiti Inc. v. XR Communications LLC D/B/A Vivato Tech.IPR2024-00148,第 12 號文件(2024 5 6 日)。 PTAB 同時駁回聲請人請求許可重啟雙方複審動議、聲請人放棄提交合併動議時效動議以及聲請人合併動議。

二、2021 年,XR Communications LLC(「專利所有人」)提出一系列投訴,指控侵害美國專利號 10,594,376(「'376 專利」)。 '376 專利與定向無線通訊相關。專利所有人將聲請人及數個他方列為被告。除聲請人外,其他被告請求對'376 專利進行多方復審,而PTAB 2022 10 月開啟審理。 雙方和解,而於2023 10 月中止 IPR。聲請人於次月提出准許協同自己 IPR 聲請之再開首次多方複審之動議、參與首次IPR之動議、以及聲請廢棄提出參加聲請時效之動議。聲請人合併請求及其自身 IPR 請求均超出法定期限(分別為開啟後一個月及收到訴狀後一年)。

AIA PTAB 規則允許 PTAB 允許一方在一年時限外加入多方複審,前提是該方同時提出參加請求。 申請人辯稱,對 376 專利進一步審查符合公共利益。 專利所有人駁以,IPR已妥適終止,而不應重啟,並聲稱廢棄時效之請求乃屬輕率。 PTAB 同意專利所有人終止請求,但拒絕專利所有人制裁請求。

PTAB 將聲請人請求提出重啟審理聲請之聲請轉換為重啟審理之聲請,並根據案情予以駁回,而得首次 IPR 已正當終止之結論。 PTAB 指出,聲請人未能援引任何許其重啟IPR 權力之權源。此外,聲請人未在法律及規章所時限內採取行動,嚴重衝擊重啟首次 IPR 之司法利益。 PTAB 也拒絕聲請人參加之聲請,因在拒絕重啟動議後,已無加入程序。 因此,PTAB 駁回聲請人關於放棄提交參加動議時限之動議,因認該動議無理由。如不存參加程序,則無法適用時間限制之參加例外情況。 因此,聲請人自己之IPR 請求也超出了一年時效。

啟發:

專利挑戰者唯於得參加案件之情況下,始尋求參加,或他們可以提出強有力論點以重啟多方審理。 沒有法定或監管機構支持之非常規請求不太可能獲得准許。