1144月號 道 法 法 訊 (396)

DEEP & FAR

 

 

 

 

智權說天道地

UPC 第一份永久禁令及發展

 

 

蔡清福 律師

· 交大航技系輪機組畢業

· 輪機高考及格

· 輪機甲種特考及格

· 台大法律系畢業

· 律師高考及格

· 東吳法碩甲組碩士

· 創立道法法律事務所

 

一、杜塞多夫統一專利法院 (UPC) 地方分庭於 2024 5 16 日舉行聽證會,已作成 UPC 第一份永久禁令。此次聽證會是因 2023 6 1 日開院後不久所提交侵權案件而生,於2024516日舉行,並於202473日作成。令人鼓舞者,UPC幾乎成功實現案件提起後十二個月內以及口頭聽證會後六週內作成最終決定之目標。

本案系爭專利是 Franz Kaldewei GmbH & Co KG 名下相關「浴缸衛生裝置」 EP 3375337 專利。原告 Franz Kaldewei 指控被告 Bette GmbH & Co KG 在該專利有效多個締約國:奧地利、比利時、丹麥、法國、義大利、盧森堡及荷蘭侵犯該專利權利要求 1 3。作為回,Bette反訴挑戰專利有效性。

Franz Kaldewei 反駁無效理由,並提出輔助請求,對權利要求 1 進行修改,以包括已准權利要求 2 3 的特徵。 2023121日已裁定侵權訴訟與反訴合併審理。

所准專利權利要求1被認具新穎性,但不具創造性,因此無效,並認定輔助請求有效。在評估專利有效性及解釋權利要求範圍時,法院反覆參考專利說明書,並採用了類似於歐洲專利局(EPO)問題與解決方案之方法來評估創造性。

Bette對其產品侵犯輔助請求之專利或權利要求無爭執,法院裁定 Bette 不能援引在先使用權,因其僅能提供有關發明所有權及其在德國境內使用之證據,而不能提供在本案涉及簽約成員國中證據。 《統一專利法院協議》(UPCA)規定,在先使用權僅能在先用發生地所在國享有。

爰發布永久禁令,以防止 Bette 進一步實施相關該專利之侵權行為,並將侵權產品從經銷管道中永久移除。貝特公司被命令告知Franz Kaldewei自專利核准日起其從事侵權行為程度,包括有關產品數量及其來源與經銷渠道、涉案人員身份、所實施廣告及成本與所得利潤之進一步信息。 Bette 必須在原告送達通知後 30 天內採取這些步驟,以表明其打算執行命令之哪一部分。

Bette 被命令向 Franz Kaldewei 支付 10,000 歐元作為臨時損害賠償,如果侵權行為繼續,還將支付更多。法院隨後裁定,反訴費用由Franz Kaldewei承擔50%Bette承擔50%,訴訟費用由Franz Kaldewei承擔15%Bette承擔85% Franz Kaldewei 可收回律師費用上限為 47,600 歐元,Bette 可收回代理費上限為 8,400 歐元。於反訴,雙方上限各為 28,000 歐元。

主要啟發

UPC 似乎熱衷於為各方提供快速救濟,隨著 UPC 案件量增加,此情況能否維持下去

基於此案例,UPC 似採立基EPO 之方法來評估有效性,並續採使用說明書以解釋權利要求之方法。

•當主張在先使用時,有必要提供在該專利生效各國在先使用之詳細證據,以避免在各國被核發禁令。

本案被告很可能會上訴,這將為評估法院如何適用法律提供進一步機會。

二、UPC DexCom Inc v. Abbott Laboratories 及其他九個 Abbott 實體一案作出第二項裁決

UPC 2024 7 4 日作出第二個裁決,這次是由巴黎地方部門作出。這是 2023 7 7 日提起訴訟之結果,從而提供 UPC 希望在訴訟開始一年內做出判決之進一步證據。

簡言之,該案是由 DexCom 提起,指控 Abbot 侵犯專利 EP 3435866。法院認定該專利無效,因此未裁定侵權。