114年5月號 道 法 法 訊 (397)

DEEP & FAR

 

 

Kroy IP Holdings, LLC v. Groupon, Inc.案摘要

No. 2023-1359 (Fed. Cir. (D. Del.) Feb. 10, 2025)；

由Reyna作成，由Prost以及Taranto偕同

 

周鐸蓁 專利一組主任

•台灣大學農業工程學系

•成功大學醫學工程研究所

 

 

 

Kroy以專利侵權為由而主張十三個請求項來控告Groupon。Groupon藉由提出兩份IPR請求而回應，該兩份IPR請求質疑該專利中的二十一個請求項，包括十三個所主張請求項。專利審理暨訴願委員認定所有被質疑的請求項不都具可專利性，並且聯邦巡迴法院在早先的上訴中維持原判。

Kroy隨後提出一份修正後的起訴狀，該起訴狀主張專利中的十四個請求項，而這些請求項在IPR程序中均非屬系爭。Groupon聲請駁回修正後的起訴狀，並爭論委員會的先前IPR裁決附帶禁止Kroy主張新的請求項。地區法院認定新主張的請求項與委員會認定為不具可專利性的請求項無實質不同，並以此心證而許可Groupon的聲請。Kroy提出上訴。

聯邦巡迴法院推翻原判並發回重審。聯邦巡迴法院闡釋，附帶禁止（collateral estoppel）“受制於某些眾所周知的例外情況”，包括當“第二個訴訟涉及適用不同的法律標準，例如不同的證明責任”時。在委員會面前，Groupon已經透過證據優勢證明了請求項之不可專利性。相較之下，在地方法院面前，Groupon就證明新主張的請求項是無效的責任是清楚且令人信服的證據。聯邦巡迴法院認定：“因此，附帶禁止不應適用。”“如果不這樣認定，就會在沒有首先要求滿足法定規定的清楚且令人信服的證據標準來證明專利無效的情況下，剝奪專利擁有者他們的財產權利。”