114年5月號 道 法 法 訊 (398)

DEEP & FAR

 

 

關於Forest案No. 2023-1178 (Fed. Cir. (PTAB) Apr. 3, 2025)

由作成，由Taranto以及Schall偕同

 

周鐸蓁 專利一組主任

•台灣大學農業工程學系

•成功大學醫學工程研究所

 

 

2016年，一位發明人申請了一件專利申請案，該專利申請案主張1995年申請的申請案之優先權。專利審理暨訴願委員會對審查員以顯而易見性和非法定重複專利為由對某些請求項的駁回部分地維持，且發明人提出上訴。

 

在上訴中，專利局提出了一個首要問題，即爭論該上訴應被駁回，因為發明人在其中無個人實益。專利局闡釋，即使該申請被授予專利權，該專利會已於2015年過期—即在優先權日之後的二十年—這意味該專利會在該申請案被提出之前就過期。專利局主張爭論，發明人不能由零效期的過期專利賦予任何可執行權利。

 

在答覆中，發明人爭論，若專利局向他核發了過期的專利，則根據35 U.S.C. § 154(d)，他仍會獲得“臨時權利”。 那些臨時權利從該申請案公開之時起算，直到專利核發。

 

聯邦巡迴法院贊同專利局的觀點，並裁定 “在專利局核發專利之前，臨時權利不會實現。” 本案中，由於該專利將在其過期日之後才被核發，因此發明人將永遠不會獲得任何排他性權利，且因此發明人不能獲得臨時權利。

 

聯邦巡迴法院因此認定： “只有在專利於其過期日之前會隨排他性權利核發的時候（即，會在其過期日之前核發），臨時權利才會被許可。”在做出該認定的時候，法院審查了§ 154(d)的法條文本、立法歷程、以及在專利法律和專利法中“臨時的”的其他用法，並且最終判定：“根據整體語境解讀，該法條規定臨時權利必須隨著排他性權利而被許可並且先於排他性權利的許可。” 因為那些理由，聯邦巡迴法院駁回上訴。