114年7月號 道 法 法 訊 (399)

DEEP & FAR

 

 

CQV Co., Ltd. v. Merck Patent GmbH案摘要

No. 2023-1027 (Fed. Cir. (PTAB) Mar. 10, 2025)；

由Cunningham作成，由Chen以及Mayer偕同

 

周鐸蓁 專利一組主任

•台灣大學農業工程學系

•成功大學醫學工程研究所

 

 

CQV向專利審理暨訴願委員會提出對Merck的專利進行核准後複審之請求，該專利與具有特別特性的α-氧化鋁薄片相關。CQV宣稱先前技術的各種組合使得受質疑請求項是顯而易見的。

在訴訟程序的期間，雙方爭論CQV所依賴之產品的先前技術狀態。CQV主張該產品有資格作為先前技術，並提出了關於該產品之可獲得性的聲明、過去購買該產品的證詞、以及Merck製造該產品和銷售該產品之動機的證據。委員會認定，CQV之證據未能證實該產品是先前技術。因此，委員會在沒有論及該產品的情況下考量了立案的理由，並最終裁定CQV未能證明所受質疑請求項不具可專利性。CQV上訴。

在上訴中，Merck質疑CQV之上訴的第三條訴訟資格。但是，聯邦巡迴法院裁定：由於實際上CQV證實“至少一個客戶在美國購買和使用[被控侵權產品]、Merck與該客戶的通訊、以及CQV與該客戶的賠償協議”，因此CQV證實了必要的損害。

回到案情內容，聯邦巡迴法院裁定它“無法判斷相關證據是否被適當地評估”，因此法院將案件發還委員會，以進行其分析之進一步考量與闡釋。聯邦巡迴法院闡釋：“委員會的錯誤在於未能考量全部案卷”，包括“委員會未經闡釋所捨棄”之“極其重要且未被反駁的證據”。 由於聯邦巡迴法院無法“合理判斷委員會”在判定系爭產品是否有資格作為先前技術時， “是否遵循正確的途徑”，因此法院撤銷委員會的裁決並發回重審。