114年9月號 道 法 法 訊 (401)

DEEP & FAR

 

 

Agilent Technologies, Inc. v. Synthego Corp.案摘要

Nos. 2023-2186, -2187 (Fed. Cir. (PTAB) June 11, 2025)；

由Prost，由Linn以及Reyna偕同

 

周鐸蓁 專利一組主任

•台灣大學農業工程學系

•成功大學醫學工程研究所

 

 

Synthego提出IPR申請，該IPR申請挑戰相關於基因編輯的CRISPR-Cas系統的兩件Agilent專利的有效性。專利審理暨訴願委員 認定：所有被挑戰的請求項因“Pioneer Hi-Bred”所預期而無效，或基於Pioneer Hi-Bred與其他文獻的結合是顯而易見的而無效。Agilent上訴，並提出三個爭點—預期性、據以實施性、顯而易見性。

 

聯邦巡迴法院維持原判。關於預期性，委員會認定Pioneer Hi-Bred揭露所主張之gRNA功能性。法院總結委員會裁決的關鍵面向及揭露相關功能性之Pioneer Hi-Bred中的數個陳述，並且論斷：“Pioneer Hi-Bred中一些不可行範例的揭露並未削弱被揭露為可運作之其它範例的揭露”。法院最終判定：實質性證據支持委員會就預期性之判定。

 

接下來，在處理Pioneer Hi-Bred是否可據以實施的時候，聯邦巡迴法院審視委員會的裁決以及Pioneer Hi-Bred中的相關揭露內容，並且再次論斷實質性證據支持委員會的判定。法院將其Impax判決以及最高法院的Amgen判決進行區別(Agilent已經力陳這兩者案都是類似的)。

 

最後，關於某些附屬請求項的顯而易見性，聯邦巡迴法院將Agilent的以下兩論點都駁回—Pioneer Hi-Bred並未揭露相關功能性且委員會未能闡釋其合理成功預期的認定。聯邦巡迴法院認定無一論點具說服力，並且判定實質性證據支持委員會的認定。因此，聯邦巡迴法院維持委員會就不可專利性的判定。