USPTO 2024年專利標的適格性指引方針更新（包括人工智慧相關內容）（四）

114年9月號道法法訊 (401)		DEEP & FAR
USPTO 2024年專利標的適格性指引方針更新（包括人工智慧相關內容）（四）	蔡馭理專利師 ‧臺灣大學電機學士 ‧臺灣大學電信工程研究所碩士 ‧美國新罕布什大學法律學院智權法碩士 ‧交通大學科技法律研究所碩士 ‧台灣專利師 ‧美國專利代理人考試及格 ‧大陸專利代理人 ‧TIPS A級自評員資格

2024年7月16日，美國專利商標局（USPTO）發布了關於專利標的適格性的指引方針更新，特別聚焦於人工智慧（AI）發明。此次更新是受到拜登總統於2023年10月30日發布的第14110號行政命令《安全、可靠且可信的人工智慧發展與使用》的推動。¹ 二、 USPTO 專利標的適格性指引概述如果在步驟2A中發現請求項屬於司法例外情形，則分析將繼續進入步驟2B，評估所主張的附加要素是否構成明顯多於該司法例外本身的內容。²步驟2A的第二部分（Prong Two）與步驟2B類似，兩者皆需根據一系列司法考量來判斷請求項是否符合專利適格性。雖然這些司法考量多數是重疊的（亦即會同時在步驟2A第二部分與步驟2B中被評估），但步驟2B額外包含一項考量，即：所述附加要素（或其組合）是否屬於該技術領域中「已知、常規、慣例」的活動。² 如果根據一項或多項司法考量（例如，結論認定附加限制只是解決方案之外的瑣碎活動，或僅是應用司法例外的指示），而判定請求項未能包含「顯著多於」的內容，則該請求項將被認為不具專利適格性，美國專利局審查員將依據35 U.S.C. §101以缺乏專利適格性駁回該請求項。若該駁回理由是基於認定某附加要素或其組合是該技術領域中「已知、常規、慣例」活動的結論，則此駁回應該包含事實依據來支持該結論，並應符合 MPEP（審查程序手冊）第2106.05(d)節第I小節及第2106.07(a)節的規定。³ 如果USPTO審查員在步驟2B中認定附加要素確實構成明顯多於該司法例外的內容，則該請求項為具備專利適格性（patent eligible）。若這些附加要素不足以構成明顯多於該司法例外的內容，USPTO審查員將依據35 U.S.C. §101駁回該請求項，理由為缺乏專利適格性。申請人將被給予機會作出回應，例如：修改請求項，或說明為何該請求項具有專利適格性。無論是否做出專利適格性的駁回， USPTO審查員仍會評估該請求項是否符合其他專利性要件，例如：新穎性（novelty）、非顯而易見性（non-obviousness），以及是否符合35 U.S.C. §112的規定。註1：2024 Guidance Update on Patent Subject Matter Eligibility, Including on Artificial Intelligence, 89 Fed. Reg. 54732 (July 17, 2024), https://www.federalregister.gov/documents/2024/07/17/2024-15377/2024- guidance-update-on-patent-subject-matter-eligibility-including-on-artificial-intelligence. 註2：Id. 註3：Id. （然而，正如《審查程序手冊》（MPEP）第2106.07(a)節第III小節所說明的：「在步驟2A的第二部分（Prong Two）或步驟2B中，除非審查員主張在步驟2B中的附加限制屬於已知、常規、慣例的活動，否則無需提出證據來支持以下認定：該司法例外未被整合進實際應用中，或附加要素未構成明顯多於該司法例外的內容。」）註4：Id.